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没有Notorious Knowledge概念?借鉴意义是可以有的

2015-08-04 17:34 · 作者:欧阳石文   阅读:1733
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作者 | 欧阳石文  国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心化学部

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)

名词解读:Notorious Knowledge——还没有明确的中文对应词汇,基本可以理解为“为人熟知的现有技术知识”——首先该现有技术在申请日时已广为人知而不可能有合理理由怀疑,其次,它涉及的是上位特征以至于在技术细节上是微不足道的

在专利审查过程采用创造性对专利申请提出拒绝意见,通常应当引用现有技术对比文件,这也就需要进行检索以获得所述对比文件。但在EPO(欧洲专利局)的审查实践中,在比较特殊情况下,可以不引用任何现有技术对比文件而对专利申请提出不具备创造性的拒绝意见。本文拟针对这种情形进行介绍,以开拓思路,或许对我国的审查实践有参考作用。

一、Notorious Knowledge的概念及相应的审查配套


1、Notorious Knowledge的概念


Notorious konowledge从其字面意义来看,还没有明确的中文对应词汇,基本可以理解为“为人熟知的现有技术知识”。但为了避免表述偏离其本意,因此本文先暂时采用英文原文。


在EPO,对于该概念比较明确的定义,最早出现在T0690/06,其中提及notorious prior art就是指那些不可能在合理范围内反驳其为人熟知的现有技术。随后,在申诉委员会决定T1411/08给出了更进一步的解释。在该决定中,指出notorious knowledge应当理解为,首先该现有技术在申请日时已广为人知而不可能有合理理由怀疑,其次,它涉及的是上位特征以至于在技术细节上是微不足道的①最终EPO在其审查指南中综合采纳两个决定的定义。


从目前EPO的审查指南来看,notorious knowledge仅仅涉及计算机实现的发明和商业方法(Computer implemented inventions and business methods)EPO审查指南第二部分第八章关于不予检索的主题的规定中,在第2.2节规定:


对于涉及计算机实现的发明和商业方法的权利要求而言,其主题赖以具备技术性质(technical character)的方面是如此公知以至于没有人能够合理的怀疑在申请日前已成为现有技术(“notorious knowledge” 的定义参见 T 1411/08,理由第4.1节和T 690/06,理由第13节),则在检索报告中不必针对现有技术给出现有技术文献证据。当然,这种情形应当属于极其例外的情形。这种“notorious knowledge”不应当与本领域技术人员的普通技术知识(common general knowledge)相混淆,对于普通技术知识通常而言,可以针对其提出合理的怀疑,例如在当事人如申请人提出异议时,通常可提供教科书等来予以证明(T 1411/08, 理由第4.1节;G-VII, 第2和3.1节)。如果对于计算机实现的发明和商业方法,请求保护的主题赖以具备技术性质的所有特征都属于notorious,则根据EPC实施细则第61条可以作出下述两种检索报告中的一种: (i)一篇与信息技术(IT)中非技术处理方法相关的文件:这种情况下,并没有利用IT而获得技术贡献和/或执行的是非技术问题(如为了获得更好的商业结果)。在所引用的文献能够表明利用已知的IT方式来执行非技术活动而完成所述想法,则这种检索应认为是完整的。这种文献标为“L”文献,并在检索报告中给出为何标为“L”文献的说明。(ii) 无任何对比文件:如果针对非技术主题没有进行检索,并且对于其中的notorious knowledge认为没有必要给出具体的现有技术文献,则检索报告中不必给出任何现有技术文献。但在检索报告中,应当根据下述通知给出声明: 2007年10月1日欧洲专利局关于商业方法的通知(OJ EPO 2007, 592)②,并标为“L”,并且检索意见中说明不引用现有技术的理由。上述在审查指南第二部分第十章关于检索报告的规定中也有说明(参见B-X, 9.2.8(d))。


在T0690/06决定中,指出根据T 1242/04确定的规则,如果发明的权利要求中只要存在至少一个非notorious的技术特征,则审查部门不应当在不经过检索的情况提出缺乏创造性的拒绝意见。但其中对于“notorious”的理解,应当按非常窄的方式进行解释。


2、相应的审查配套


从其概念可知,由于notorious knowledge是非常明确的公知技术,以至于不需要书面证据或者申请人也承认其是极为公知的。因此,对于仅包含notorious knowledge的权利要求主题,检索部门可以作出不进行检索的决定(但要求说明理由),进而实审部门可以不进行检索即可提出发明不具备创造性的拒绝意见。


接下来,如果专利申请是基于上述事实而被驳回,申请人如果不同意专利局对相关技术特征认为notorious knowledge的认定,因而提出复审请求,此时,可以请求专利局认定notorious knowledge存在错误的同时,请求退还复审请求费。如果经过申诉委员会的审查,如果认定实审部门对notorious knowledge的认定存在错误而应当进行检索,则可撤销驳回决定,并裁定退还申请人的复审请求相关费用。


另外一种情况是(正如下面的实例中所述),专利申请可能由于因为属于Article 52(2)和52(3) EPC所排除的不授予专利权的主题被驳回(权利要求中不包括任何技术特征)③。如果申请人不同意而提出复审请求时,重点强调权利要求中具备技术属性(例如包含技术特征)的同时,认定所述技术特征并不是notorious knowledge,因而可以请求撤销驳回决定并要求退费。相反,如果申诉委员会同意权利要求中含有技术特征而具备技术属性,也就不属于Article 52(2)和52(3) EPC所排除的不授予专利权的主题,但如果认定所述技术特征是notorious knowledge而导致权利要求不具备创造性,则仍然可以维持驳回决定,并不退还复审请求相关费用。


二、涉及Notorious Knowledge的实例


通过搜索在EPO申诉委员会的决定,查到T 0313/10决定中涉及确认notorious knowledge和不予检索并认定不具备创造性的案例。


该申请为国际申请WO 2004/068470,USPTO在国际检索报告中给出两篇X类文献④,进入欧洲阶段后,EPO检索部门以下述理由不予进行补充检索:该申请为智力活动规则,属于Article 52(2) EPC所排除的主题,整体方法也是执行商业方法,也不属于可授予专利权的主题。其中专利申请的权利要求1如下:


一种由计算机系统执行的方法,用于鉴别与对象描述相匹配的对象定义,对所述对象定义和对象描述的特性被赋予权重,所述对象定义贮存于对象定义列表中,所述方法包括:


提供一种或多种规则以确定如何基于对象定义和对象描述的特性的权重产生类似的分值,其中至少一个规则用于确定鉴别候选对象定义的标准;


根据对象定义列表中的对象定义的特性的索引规则来鉴别一种或多种候选对象定义,每一种特性的索引具有对象定义中特性的映射数值;


对于每一种候选对象定义,根据所述规则产生针对候选对象定义和对象描述的类似数值,其中所述产生过程包括分配对象定义和对象描述的特性一定数值,并从得到的特性的类似数值中聚集分值;并且


选择候选对象定义,其产生的类似分值指示与最相似的对象描述。


权利要求虽然写得比较复杂,但该发明本质上是将一个对象种类(如一本书)与一个对应定义列表(如网址数据库),根据对象的不同特征的相似性规则(如对于一本书而言,其特征可能是ISBN号、作者、题目、产品类型等),而使两者相匹配。本发明的一个主要方面,也是申请人认为具有技术性的方面,是在适用匹配规则之前,需要从众多的“候选特征”中鉴别出来(类似在招聘面谈前需要对应聘者进行预筛)。这是基于全匹配程序中用到的亚类规则,这样可以免除对列表中的所有对象进行耗时的详细匹配(类似于避免对所有应聘者都进行面谈)。所述的候选特征通过特性的索引进行鉴别。


实审部门在第一次审查意见通知书中,也沿引了检索部门的意见而不予进行检索,最终以专利申请属于不可授予专利权的主题而被驳回。申请人不服提出复审请求。申诉委员会针对下述两个方面进行了阐述:


关于第一个争议即请求保护的方法由计算机执行是否属于Article 52(2)和52(3) EPC所排除的不授予专利权的主题。而根据已成形的案例规则,只要请求保护的主题包含至少一个特征不落于Article 52(2) EPC范围之内,则该主题就不属于排除的对象。在本案中,权利要求1至16的所有方法都限定所述方法由“计算机系统执行”。权利要求17至24涉及计算机系统,权利要求25至41涉及计算机可读载体。而这些特征都不属于Article 52(2) EPC规定的排除范围,因此该案请求保护的主题并不属于Article 52(2)和(3) EPC排除的不授予专利权的主题。


申诉委员会认为该发明关键是以提供匹配的上述过程是纯粹算式的抽象处理方法,不构成技术处理或与计算机发生互作,即匹配算法没有技术贡献。总之,申诉委员会认为请求保护的主题中唯一具有技术属性的计算机系统和潜在的索引利用。


关于另一方面的争论,即是否要返回实审部门进行重新检索。对此,申诉委员会认为,请求保护的主题中的计算机系统明显属于notorious,这是毫无疑问的。如前所述,申诉委员会认为索引的使用在数据库领域中也非常公知。但接下来的问题是,它们是否公知到以至于可以认为属于notorious。申诉委员会认为在本申请的优先权日(2003年),其已经能够认定其为notorious。在数据库中进行搜索已存在非常长的时间,并且在几乎所有商业数据库产品中,都利用了某种所谓的索引来加快搜索速度。在本案中,利用索引的描述并不是具体的技术特征,因而属于“宽泛”概念。总之,申诉委员会认为权利要求1中所包括的唯一的技术特征属于notorious,因而不必进行检索。


更进一步的,在这种情况下,申诉委员会认为由于该技术特征属于notorious,因而使权利要求不具备创造性。请求保护的主题就剩下如何执行匹配方案。很明显,利用计算机系统及采用索引的方式以快速获得所需数据是显而易见的,因而权利要求1不具备创造性 (Article 56 EPC 1973)。就此,申诉委员会认为虽然实审部门对于不授予专利权的主题的认定存在错误,但由于权利要求中所包含的技术特征属于notorious,没有必要进行检索可以认定权利要求不具备创造性,因而没有必要撤销驳回决定和返回实审部门处理。

三、结束语


总之, 虽然EPO引入notorious knowledge的概念已有好几年,但认定技术特征属于notorious的相关案例(尤其是申诉委员会判决)还不多,因此也可以认为是一个比较新概念。其最初是针对过度宽泛的权利要求而提出的,所谓过度宽泛的权利要求是仅仅包括广为公知的主题,即其主题落于日常经验知识范围之内。但从目前EPO的审查指南和相关判例来看,该概念主要用于由计算机实现的发明和商业方法的权利要求的审查中。这种类型的权利要求有可能不包含任何技术特征即包括的都是非技术特征,而可能不属于专利权保护的客体;但往往申请人在撰写这种权利要求时除了非技术特征之外,还会写入某些极为公知的特征即所谓的notorious knowledge,此时EPO认为可以不需要检索,也不需要对比文件即可提出不具备创造性的拒绝意见。


在我国的审查实践中,尚没有与notorious knowledge对应的概念,也不存在不进行检索即可以认定权利要求不具备创造性的实例。但从EPO的审查实践来看,提出类似的概念有一定的道理,因此笔者认为这一概念的提出,尤其对我国在审查计算机执行的发明或商业方法领域的相关发明有一定借鉴意义。



参考文献

1、欧洲专利局审查指南

2、欧洲专利局申诉委员会决定T0690/06

3、欧洲专利局申诉委员会决定T1242/04

4、欧洲专利局申诉委员会决定T1411/08

5、Notice from the European Patent Office dated 1 October 2007 concerning business methods(OJ EPO 2007, 592)

6、Giuseppe Fiorani,EPO Search Matters 2014, Notorious Knowledge: when it is known that it is known.


注释:

① “Notorious” knowledge is understood, firstly, as being so well known that its existence at the date of priority cannot be reasonably disputed; and, secondly, as relating to generic features, that is, to features which are defined in such a way that technical details are not significant。

② Notice from the European Patent Office dated 1 October 2007 concerning business methods

③ 在EPO,只要权利要求中包括至少一个技术特征,则不可能属于Article 52(2)和52(3) EPC所排除的不授予专利权的主题。

④ 在美国,该专利申请最终被授予专利权,参见US8280894B2。





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