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美国专利实践中的固有公开和偶然公开的判断

2015-11-05 18:08 · 作者:欧阳石文   阅读:2751
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作 者 | 欧阳石文  国家知识产权局专利审查协作河南中心化学部

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)


专利法中,新颖性通常认为比创造性更难把握一些,但事实上,有些情况下新颖性也非常难于掌握和判断的。本文介绍其中美国专利实践中对新颖性特殊情况的处理思路。


本文简单介绍美国Anne BrownMark Polyakov提出关于固有公开和偶然公开的判断方法,以期从中获得一些启发,也许在我国专利申请和审批过程中,以及在无效、专利侵权纠纷的审理等程序中涉及到类似问题时,对于专利工作者和专利代理人,能够借鉴其中的判断思路。


根据专利法的规定,现有技术如果明确公开了所请求保护的发明的所有技术特征,则根据美国专利法第102条可以否定其新颖性。此外,如果现有技术并没有明确公开权利要求的所有技术特征也可能影响其专利性,这是因为这些技术特征可能是现有技术公开的产品或方法所固有的。根据该原则,现有技术的方法或产品可以使权利要求失去新颖性,这是因为权利要求中的这些未被公开的技术特征仅仅是该方法或产品固有的,即使在现有技术出现时并没有意识到它们。固有或隐含的技术特征包括产品的成分或特性、作用的步骤或机理或者方法导致的结果。作为构成固有公开的条件,方法或产品或其中的这些技术特征必须确切存在或发生,但不能是一种可能或概率事件。另一方面,即使在现有技术中存在了权利要求请求保护的产品或方法,在特定情况下,也可能仅仅是偶然公开,不影响权利要求的新颖性。由此导致的问题是:有时往往很难判断现有技术是属于固有公开还是偶然公开?


而在美国,法院对此似乎注重个别的事实标准,且应用不同的检测方法来确定现有技术的公开是偶然的还是隐含固有的,在某些案例中对于确定偶然公开的决定性因素也可能在另外案例中对于确定隐含公开也是非常关键的。因此,在实际判断中没有明确统一的思路可以遵循。针对这种情况,Anne Brown和Mark Polyakov分析美国法院作出的众多案例,找出共同的能普遍适用的方法,称其为两步检测法②。该两步检测法比较容易理解,而且也更易于实际判断,其过程如下:第一步考查现有技术中的方法或产品在现有技术中是否有用。如果答案是否定的,所述公开是偶然性的;如果答案是肯定的,则考查第二步,即所述方法或产品是否在非正常条件下或偶然出现的。如果第二步的答案是否定,所述公开为固有公开;如果答案是肯定的,所述公开为偶然公开。


Anne Brown和Mark Polyakov将上述两步检测逐一适用到他们引用的每一个案例中,可以得出与法院相同的结论。


下面通过几个具体案例来介绍上述检测方法的适用:


案例1、争议发明是一种产生自由脂肪酸的方法,其是通过将甘油三酸酯在有水存在的条件下,经过高温和高压,获得甘油骨架和未损坏的自由脂肪酸。被告提交的现有技术方法是一种用蒸汽机中的脂肪润滑活塞的方法。在蒸汽机运行过程中,由于脂肪中包含甘油三酸酯,在水存在时经受了高温和高压,因而偶然实施了产生自由脂肪酸的方法。被告争称自由脂肪酸是必定要产生的,因而争议专利已失去新颖性。


根据检测法的第一步,由于现有技术的实施虽然产生了自由脂肪酸,但对于生产或制备自由脂肪酸而言在现有技术中是没有被利用的(即生产自由脂肪酸的方法并不是有用的,其实有用的是润滑活塞的方法)。因此,所述现有技术属于偶然公开,不能影响争议发明的新颖性。


案例2、争议权利要求涉及一种减肥的方法③,它通过在饮食之前定期给予一种麻醉剂,以使之与神经末梢接触以释放出消化所必须的胰腺激素。从属权利要求限定麻醉剂为奥昔卡因(oxethazaine)。作为现有技术的是一篇内科医师的案头手册(Desk Reference),将奥昔卡因列为治疗大肠炎、溃疡和其它肠道疾病用药,也是通过在饮食之前和就寝时间定期给予奥昔卡因。


虽然现有技术中服用奥昔卡因是有用的,即可以产生减肥的效果(第一步通过),但它是偶然发生的(一方面,现有技术的服用奥昔卡因并不以减肥为目的,在实际中可能还没有产生可接受减肥效果就已停止用药,另一方面,即使有人恰恰为了治疗大肠炎等肠道疾病服用上述药物,同时产生了减肥效果,但仅仅是偶然发生的)(即第二步检测结果是肯定的),因此属于偶然公开,不能影响新颖性。


案例3、争议权利要求涉及利用激光去除毛发的方法④。该方法通过破坏生长毛发的干细胞即毛乳头,进而阻止了毛发的生长。被告提供的对比文献涉及研究激光诱导对豚鼠(Guinea pig)的皮肤黑色素体损伤的文献。该文献描述了利用激光分析色素细胞损伤的状态和程度,并发现黑色素体是最根本的靶标。该文献还对激光脉冲产生的环形孔径作了描述,法院认为“该记载表明将校准激光与皮肤接触时会与皮肤表面保持垂直,因而基本与毛囊开口呈垂直状态”。


由于豚鼠具有如此多的毛发,因而现有技术方法中,猪毛囊几乎不可避免地曝露于垂直的激光。而去除毛发是现有技术故意实施(即破坏黑色素体)所必然的结果。即去除毛发这一结果的发生是现有技术方法所固有的。根据第一步检测结果是肯定的,第二步检测结果是否定的,故构成固有公开,影响权利要求的新颖性。


案例4、争议权利要求涉及一种制备富含芥子油甙的食品的方法,其是将特定的十字花科植物的种子进行发芽,并在含有高水平芥子油甙的两叶期收获。其中一个权利要求是“一种制备富含芥子油甙的食品的方法,包括使十字花科种子发芽,但除甘蓝、水芹、芥菜和萝卜除外,在两叶期前收集芽,形成含有许多芽的食物产品。”


现有技术表明如权利要求限定的由十字花科制备的芽已为人们食用多年。然而,并未认识到其中含有的芥子油甙,但富含芥子油甙是其固有的。根据第一步检测结果是肯定的,第二步检测结果是否定的,故现有技术属于固有公开,影响权利要求的新颖性。


案例5、争议权利要求涉及包括多种成分的爆破组合物:“一种爆破组合物基本上由10-40%重量的油包水型乳液油脂和60-90%的基本不溶性微粒固体氧化剂盐组成,其中乳液包括约3-15%重量的水、约2-15%的油及70-90%的含硝酸铵的强氧化剂盐,且可包括其它强氧化剂盐,其中固体成分包括硝酸铵,且具有足以诱导增强灵敏度至基本的程度的通风,其中乳液成分在含有0.1-5%总成分重量的[水包油型]油包水型乳化剂进行乳化以使水相分散或呈分散相。”


现有技术披露了与上述组成相同的爆破组合物,但没有意识到空隙中的空气,相反建议尽量排除。然而,它们实际上含有足够的空隙空气而满足了权利要求的所有技术特征。根据第一步检测结果是肯定的,第二步检测结果是否定的,故现有技术属于固有公开,影响权利要求的新颖性。

在上述例子中,案例1和2的结论是偶然公开。其中在案例1中,由于第一步的答案是否定,即可得出所述现有技术公开为偶然公开的结论,此时判断终止,无需进行第二步。而案例2中第一步的答案是肯定的,需要进行第二步的判断,由于其答案仍然是肯定的,即所述方法仅仅是偶然发生的,故得出所述现有技术为偶然公开的结论。案例3-5的结论是固有公开,这种情况下也必需进行第二步的判断。因为在第一步中的答案是肯定的,而得出所述现有技术为固有公开的结论依赖于在第二步判断中的否定答案。如果两步中的答案均是肯定的,其结论仍然是现有技术为偶然公开;只有当第二步的答案是否定的,则得出是现有技术为固有公开的结论。


在我国专利法关于新颖性判断中,虽然没有明确固有公开和偶然公开的概念,但在实践过程如专利审查和侵权判断中,其实也会遇到类似的问题,上面介绍的思路也许存在一定的借鉴价值,对于得出合理的结论有一定帮助。


注 释:

本文提及的“偶然公开”,其原文为“Anticipation by Accident”。 该词在某种程度上属于用词不当,因为属于偶然公开的现有技术基于美国专利法典第102条,实际上并不影响权利要求的新颖性。另外,该词与欧洲使用的“accidental anticipation”含义不同(在欧洲该词表示“偶然占先”的现有技术,其只破坏申请的新颖性但不影响其创造性)。

② 文章题目:THE ACCIDENTAL AND INHERENT ANTICIPATION DOCTRINES:WHERE DO WE STAND AND WHERE ARE WE GOING?发表于 J. Marshall Rev. Intell. Prop. 2004年第4期,第63-90页

③、④根据美国专利法,所涉及的方法均是可授权的主题。



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