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美国专利案件管辖问题回到原点

2017-05-26 18:26 · 作者:Bruce   阅读:2970

来源 | Ars Technica

编译 | Bruce


(本文版权为知产力所有,转载请在显著位置注明来源。)

 

(本文2851字,阅读约需6分钟)


去年12月,美国最高法院受理了一起上诉案件,该案由美国印第安纳州饮料调味品生产商TC Heartland公司(TC Heartland LLC,以下简称“TC Heartland”)提起上诉,认为卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)旗下卡夫食品集团品牌公司(Kraft Foods Group Brands LLC,以下简称“卡夫”或“Kraft Foods”)不应被允许在特拉华州提起诉讼(可参考知产力2016年12月16日文章《美国最高法院或限制专利权人在德州提起诉讼》)。本周,这起因管辖法院问题而备受瞩目的专利上诉案终于迎来了美国最高法院的判决。

 

当地时间5月23日,TC Heartland与卡夫之间的专利诉讼终于告一段落。美国最高法院就专利诉讼管辖法院的问题做了澄清。参与审理此案的法官们以8-0的结果达成一致意见,认为美国联邦巡回上诉法院在关于专利诉讼管辖法院的决定上适用了错误的标准。美国最高法院认定专利诉讼应采用更为严格的标准,推翻了联邦巡回上诉法院自1990年以来所使用的宽松标准。

 

2015年,德克萨斯东区联邦地区法院新受理专利诉讼案件占到了全美国的44%,毫无疑问是美国专利诉讼“第一法院”。而此次美国最高法院的这一判决则很可能意味着,作为美国专利诉讼量最多、最受“专利流氓”喜爱的诉讼地,德克萨斯东区联邦地区法院即将“辉煌”不再。

 

此案中,原被告双方就风味混合饮料中的“液体增味剂”的相关专利,展开了一场厮杀。2014年,TC Heartland在特拉华地区联邦地区法院被鼎鼎大名的卡夫起诉;而后,TC Heartland请求将该案移送给自己住所地的法院,即印第安纳南区联邦地区法院来审理。然而,无论是特拉华地区法院还是联邦巡回上诉法院,都以TC Heartland在特拉华州有产品销售行为为由,拒绝了TC Heartland的这一请求。

 

严-宽-严:专利案件管辖问题回到原点

 

美国国会上次重新编纂专利案件管辖法院的法律是在69年前的1948年,当时也同时规定了一般案件管辖法院问题。当年修订后的法律放宽了限制,允许在被告公司“住所地或营业地”提起诉讼。

 

之后,美国最高法院考虑是否应当进一步放宽对专利案件管辖法院选择的限制。1957年,最高法院在Fourco Glass Co. v. TransmirraProducts Corp.一案的判决中给出了答案,认为在专利案件中,28 U.S. Code § 1400这一较严格的规定,是约束专利侵权案件管辖法院的“唯一专门条款”。根据这一规定,专利侵权诉讼只能在“被告住所地的,或被告实施侵权行为且有经营性固定营业地的司法管辖区提起”。

 

Any civil action forpatent infringement may be brought in the judicial district where the defendantresides, or where the defendant has committed acts of infringement and has aregular and established place of business.(大意为:任何针对专利侵权的民事诉讼可以在被告住所地的,或被告实施侵权行为且有经营性固定营业地的司法管辖区提起。)

 

这里的“住所”(resides),仅指被告公司注册成立的州。最高法院驳斥了“专利法应当采用一般案件管辖法律规定中‘resides’的较宽意义”这一观点。专利案件管辖法院和一般案件管辖法院的法律规定是不同的。28 U.S. Code § 1391(c) 对一般案件管辖法院是这样规定的:

 

(c) A corporation maybe sued in any judicial district in which it is incorporated or licensed to dobusiness or is doing business, and such judicial district shall be regarded asthe residence of such corporation for venue purposes.(大意为:公司可在其注册或获准营业或正在营业的任一司法管辖区内被起诉,而该司法管辖区应当被视为该公司在管辖意义上的住所地。)

 

1988年,美国国会再次修改了一般案件管辖法院的法律规定,这次修改让原告在管辖法院的选择上甚至变得更加自由。1988年修订后的28 U.S. Code § 1391(c) 对一般案件管辖法院规定称:

 

(c) For purposes ofvenue under this chapter, a defendant that is a corporation shall be deemed toreside in any judicial district in which it is subject to personal jurisdictionat the time the action is commenced.(大意为:为了确定本条所述的管辖法院,作为公司的被告应当被视为居住在诉讼开始时受其属人管辖权制约的任一司法管辖区。)

 

1990年,在VEHolding v. Johnson Gas Appliance一案(以下简称“VE Holding案”)中,法院再次遇到了相同的问题:专利案件管辖法院的规定应当更偏向一般案件管辖法院的宽松法律规定,还是保持自己独有的、更严格的规则?联邦巡回上诉法院在该案的判决中认为,应当适用一般案件管辖法院法律规定。

 

此次TC Heartland v. Kraft Foods一案,相同的问题被抛给了美国联邦巡回上诉法院。TC Heartland在提出将案件移送印第安纳的法院来审理时,请求联邦巡回上诉法院重新考虑其在VE Holding案中的观点。而联邦巡回上诉法院则不为所动,仍坚持了自己1990年判例的观点。

 

美国最高法院在此次TC Heartland v. Kraft Foods一案的判决意见书中从根本上认定,联邦巡回上诉法院于1990年在VE Holding案中做出的关于管辖问题的决定,是一场延续了27年的错误。Clarence Thomas法官代表达成一致意见的法官们,在判决意见书中写道:

 

The only question wemust answer is whether Congress changed the meaning of §1400(b) [the patentvenue law] when it amended §1391 [the general venue law]. When Congressintends to effect a change of that kind, it ordinarily provides a relativelyclear indication of its intent in the text of the amended provision.... Thecurrent version of §1391 does not contain any indication that Congressintended to alter the meaning of §1400(b) as interpreted in Fourco.

(大意为:我们必须回答的唯一问题,就是国会在修订§1391(即一般案件管辖法院法律规定)时是否改变了§1400(b)(即专利案件管辖法院法律规定)的含义。如果国会意图实现这类的改变,那么它通常会在修订后的条款正文中对自己的意图给予一个相对明确的指示……与联邦巡回上诉法院在Fourco案中的解释恰恰相反,目前版本的§1391并未包含关于国会意图改变§1400(b)含义的任何指示。)

美国最高法院判决意见书的最终结论:§ 1400 (b)中的“住所”仅指注册州

 

目前,TC Heartland与卡夫的这起案件的判决已经被最高法院推翻,并被发回联邦巡回上诉法院重审。联邦巡回上诉法院将必须以最高法院此次的判决为准,重新考虑TC Heartland移送案件的请求。

 

虽然美国最高法院对此案的判决结果可能影响到“专利流氓”以及德州东区的专利诉讼,但该案双方当事人与“专利流氓”并无牵涉。卡夫方面此前曾表示,即使打击专利流氓的目标再崇高,但通过此案来处理这一问题并不合适,同时认为即使最高法院同意了Heartland移送案件的请求,最终的审判结果可能也并不会有什么差别。然而,卡夫的“一语成箴”,也让我们更加好奇这场戏剧化的案件究竟哪方当事人会笑到最后。

 

“挑选法院”或将成为过去时?
 

美国最高法院此次的判决书中,并未在任何地方提及“专利流氓”或“非专利实施实体”(NPE)这样的字眼。然而,NPE一直以来都站在关于专利管辖法院纷争的风口浪尖上。在此次案件当中,有48家互联网公司和零售商联署了一份简报,请求最高法院维持国会通过的“严格的专利案件管辖法院规定”,阻止“挑选法院”(forum shopping)的行为。代表银行业者、房地产业者和大型软件公司等的行业组织也表示了对TC Heartland的支持。德克萨斯等十几个州的总检察长也认为,保护其公民免受专利侵权滥诉的拖累,是十分必要的。还有几份简报关注了德克萨斯东区案件比例失调问题,但这并非德克萨斯东区所独有的问题。一些非专利制药公司公开谴责药物专利案件“不当和不健康地”集中在特拉华和新泽西两州。

 

总体上看,TC Heartland案或许会引发美国专利诉讼地理分布上的一次“地震”式巨变。不过,这次巨变具体会有什么影响,还有待观察。一种可能性是,由于特拉华州是美国注册公司数量最多的州,专利诉讼日后可能向特拉华州集中,从而给当地法院带来进一步的问题。

 

另一方面,目前没有人能够准确预测此次判决结果将会给美国专利改革带来怎样的影响,但不排除会对美国通过立法进行专利改革的热情产生负面作用。

 

TCHeartland一案将会影响到美国科技、零售、制药等众多行业。不过,此次判决对于美国以外的被告(例如在美国没有注册公司的中国企业)来说并不造成任何影响,他们仍可能在美国任何地区被起诉。


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