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每周一侃话知产 | 听大咖为你解读马库什权利要求

2018-01-12 19:59 · 作者:   阅读:73

作者 | 知产力

 

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(本文1939字,阅读约需4分钟)



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大家好,欢迎来到每周一侃话知产。


本周的问题是如何理解马库什权利要求的保护范围。我们荣幸邀请到了华进联合专利商标代理有限公司合伙人李晓蕾律师。


李 晓 蕾


华进联合专利商标代理有限公司合伙人,中国社会科学院 知识产权法 博士,负责涉外专利、无效、诉讼业务。主要涉及的技术领域涵盖新能源技术、生物和医药技术、等各个领域,并在专利申请、专利分析、战略咨询、海外预警、专利行政调处、专利无效及诉讼等方面,具有丰富的经验。



曾经有判决认为,马库什权利要求所概括的是多个技术方案的集合;也有观点认为,马库什权利要求是对范围的概括,应当作为整体考虑。对于这个问题,目前还没有形成统一的观点。


我认为,在讨论马库什权利要求的范围之前,需要澄清权利要求的保护范围和记载的范围,这两个不同的概念。


权利要求的保护范围是所有符合权利要求的技术特征及其等同特征限定的技术方案的集合;记载的范围是指文字记载的内容以及可以从文字中直接地、毫无意义地确定的内容。一个技术方案落入了某一专利权的保护范围,并不一定被该专利文献所记载。在判断是否违反《专利法》第三十三条时,标准是修改是否超出了记载的范围。


具体到马库什通式权利要求中,在判断一个具体化合物是否落入马库什通式权利要求的保护范围时,如果化合物和马库什通式可能包含的任何一种具体组合相同,就落入保护范围;然而,并不能由于专利中记载了马库什通式化合物,就认为马库什通式所包含的任何一种具体化合物都被记载了,而要分情况讨论。


如果马库什通式中仅有一个变量,不论在实审还是在无效阶段,删除其中一个或多个可选项,都被认为不超出原申请的记载范围的。


如果马库什通式中存在多个变量,虽然每一种具体的组合是可以穷举的,但我个人认为,该通式只公开了一个范围,记载了通式,并不意味着申请记载了每一种具体的化合物。存在多个变量时,具体的组合方式可能有很多,删除其中的若干选择,相当于重新划定了权利要求的边界,而这个边界是在原始申请文件中没有记载的。


但是,在实践中,由于化学领域的可预测性较低,申请人可能很难准确把握概括的程度,如果不允许在审查过程中对权利要求进行修改,会使申请人处于非常不利的地位。因此,在实质审查过程中,如果有多个位置上有多个取代基,允许申请人删除取代基,前提是在说明书中没有明确记载时,不能将通式修改成具体的化合物。


但是,在无效程序中,删除马库什通式化合物的具体取代基的行为,目前并不被专利复审委员会接受。复审委员会认为,删除取代基,并不是对并列技术方案的删除。


TIP

给各位新老朋友再介绍一下提问的方法: 

  1. 侃侃下方留言,具体问题+想要回答的老师(问题简明扼要,告诉我您期望回答问题的老师,我们尽力满足您。)

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