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在美申请专利嫌审查太慢?这些tips值得你拥有

2018-01-31 10:28 · 作者:Aaron Wininger   阅读:880

原标题:加快美国专利商标局专利审查进度


作 者 | Aaron Wininger--Perkins Coie LLP
   闻宁阁,博钦律师事务所上海代表处
   北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑翻译


从提出专利申请到生成第一次审查意见通知书平均需要15.7个月,而积压的未审查专利申请在50多万件以上,这需要很多年才能收到准许通知书。不过,美国专利商标局(USPTO)有许多加快专利审查的方法。





发明人年龄



也许最简单且不花钱的做法便是基于发明人年龄提出特殊化请求。若任何一个发明人其年龄在65岁或以上,那么专利申请人就可以请求加快审查。唯一的要求则是发明人自身或注册医师给出该发明人年龄在65岁或以上的声明。



健康状况



不太受欢迎但同样不花钱的做法便是基于发明人的健康状况提出请求。该请求需附上任何证据以表明申请人的健康状况使得他/她不能按照常规流程协助专利审查,例如提供医生证明或其他健康状况证明。这一做法的缺点在于需要披露发明人的健康信息,而该发明人可能不太愿意将其健康信息告知他/她的公司、专利从业人员以及USPTO。



Track 1请求



在提交新申请或继续审查请求(RCE)时,申请人可以缴纳费用(当前针对大型实体的费用为4000美元)请求优先审查。相关申请及其修改后的申请中独立权利要求数不超过4项,权利要求总数不超过30项,且不得出现多项从属权利要求。USPTO称申请人会在大约12个月内得到最终决定(即最终审查意见通知书或准许通知书)。USPTO的统计数字表明,从许可优先审查请求(不是从提出请求开始算起)到颁发第一次审查意见通知书大约需要1.8个月,到颁发最终决定需要7.2个月。从提出请求到许可请求平均需要1.3个月。


需要注意的是,这一做法不适用于进入国家阶段的PCT专利申请。相反,要想利用该优先审查程序,申请人必须提交PCT申请的继续申请(即美国申请)。



加速审查程序



要想在加速审查程序中提出特殊化请求需要满足以下几点:所提交的独立权利要求不超过3项(含3项),权利要求总数不超过20项;提交单一发明申请或者同意在单一性限制要求的基础上选择单一发明用于审查;同意与审查员进行会晤,讨论审查过程中出现的任何悬而未决的问题;进行预审查检索;提供加速审查支持文件;并支付140美元的费用(针对大型实体)。对于检索的要求十分严格:需要按类/子类检索美国专利申请,对美国专利申请进行文本检索,对外国专利文献进行文本检索,对非专利文献(如期刊)进行文本检索,以及利用任何相关特殊工具进行检索(如蛋白质序列检索工具)。


对于所引用的每个对比文件,该加速审查支持文件必须标识出这一对比文件所公开的对权利要求的所有限定内容。申请人应当指出对特定权利要求的限定内容具体出自所引用的每个对比文件的哪些部分。


因而,在加速审查程序中提出特殊化请求所需的时间与金钱往往使得这种加速审查程序不太受欢迎。提出Track 1请求的性价比更高,对小微实体来说尤其如此。此外,这一做法还要求申请人详细地说明对其专利权利要求的限定内容为何是可预料的或显而易见的,这可能被用来在之后的诉讼程序或双方复审程序(IPR)中对专利权人进行抗辩。



专利审查高速公路



加入专利审查高速公路(PPH)的专利局有以下共识:当申请人从首次申请受理局(如中国)收到至少一项权利要求可授权的最终裁定,那么该申请人就可以要求对在第二个专利局仍未决的相关专利申请中的相应权利要求进行快速审查。


要求如下:提供在先审查局(OEE)的工作结果,若无英文版的,则提供英文译文以表明获得了准许;提供信息公开声明(IDS),IDS列出了OEE工作结果中所引用的对比文件;提供认证声明,表明该申请中的所有权利要求与OEE申请中的可授权/可许可权利要求充分对应;以及权利要求对应表格。无需向USPTO缴纳费用。



全面第一次审查意见会晤试点项目



尽管这一项目并没有明确地加速审查,但该项目着实增加了第一次审查意见准许的可能性,从而降低审查成本(没有收到任何审查意见通知书,因而也无需做出回应)并加速授权。具体来说,2017年12月,针对试点项目参与者的第一次审查意见准许率为29.2%,未参与者的这一比率则为13.4%。


参与全面第一次审查意见会晤试点项目的申请人可提出请求,在收到第一次实质审查通知书前享有第一次审查意见会晤的资格。审查员会进行现有技术检索,并在会晤前与申请人进行简明扼要的通信交流,援引相关现有技术文件并提出驳回或反对意见。在收到意见的30天内,申请人可预定会晤时间并提交修改和/或意见陈述。会晤期间,双方就相关现有技术、驳回意见、修改和意见陈述展开讨论。若双方未达成一致,申请人会收到第一次审查意见会晤通知书,其中包括会晤总结,该总结即为第一次实质审查通知书。


要求如下:该申请中独立权利要求数不超过3项(含3项),权利要求总数不超过20项(含20项);该申请不得包含任何多项从属权利要求;以及权利要求必须请求保护单一发明。如果专利局认定权利要求请求保护多项发明(如单一性限制要求),申请人则必须同意在单一性限制要求的基础上选择单一发明用于审查。不涉及任何费用。



与日本专利局(JPO)和韩国知识产权局(KIPO)间的专利合作检索试点项目(CSP)



该试点项目与PPH相似,但无需OEE颁发准许通知书。相反,针对具有同一优先级和/或申请日的专利族,必须于15天内在USPTO且在JPO和/或KIPO提出特殊化请求。因而,不仅USPTO会加速审查,JPO和/或KIPO将同样如此。不涉及任何费用。


与PPH相似,申请人必须提交权利要求对应表格,至少要确定向USPTO递交的专利申请和向指定的合作知识产权局递交的相应申请中所有独立权利要求的“实质性对应范围”。向KIPO或JPO递交的每一份相应专利申请中的权利要求无英文版的,应提供英译文(虽说机器翻译就足够了)。


美国申请中独立权利要求数不超过3项(含3项),权利要求总数不超过20项(含20项),且不可出现多项从属权利要求。


遗憾的是,中国国家知识产权局(SIPO)尚未加入CSP,但对参加此项目的申请人其国籍并无限制。因此,若是中国申请人在美国、日本或韩国有未决申请,那么便可利用此试点项目。





结 论



因而,USPTO有许多加快专利审查的方法,且往往都是免费的。此外,USPTO偶尔会公布新的加速审查试点项目,如上文所述的CSP。


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