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USPTO通过Berkheimer案决定给出新的主体适格性指导意见

2018-05-10 20:44 · 作者:闻宁阁   阅读:624

USPTO通过Berkheimer案决定给出新的主体适格性指导意见USPTO通过Berkheimer案决定给出新的主体适格性指导意见

作 者

Aaron Wininger--Perkins Coie LLP

闻宁阁,博钦律师事务所上海代表处

翻 译

东方亿思 & Bruce

审 校

Bruce

近日,美国联邦巡回上诉法院(Federal Circuit)做出了一项决定,这项决定与权利要求限制是否体现相关领域的技术人员众所周知的、通常的传统技术(或要素)的问题有关。

具体而言,Federal Circuit认为,权利要求限制是否体现相关领域的技术人员众所周知的、通常的传统技术(或要素)的问题,是一个事实问题。美国专利商标局(USPTO)是在最近对专利审查团队做出的备忘录(下称“Berkheimer案备忘录”)中做出了这一决定。

审查员之前的做法是,只有在其能够轻易得出这个要素已经在相关行业中广泛流行或使用,才能得出要素已是被众所周知的、通常的传统技术的结论。但是现在,Berkheimer案备忘录澄清道,这样的结论必须基于有证据支持的确认事实,正如备忘录中讨论的那样。

USPTO目前对司法框架的理解已在专利审查程序手册(MPEP)§2106进行了规定,即,将主张自然法则、自然现象和抽象概念的专利和专利申请,与主张这些概念的专利适格申请相区分(Mayo-Alice框架)。尽管Berkheimer案决定并未改变MPEP§2106中规定的主体适格性基本框架,但其确实澄清了关于额外要素(或额外要素的组合)是否体现被众所周知的、通常的传统技术以及因此并非专利适格的问题。

USPTO通过Berkheimer案决定给出新的主体适格性指导意见

Mayo-Alice主体资格测试

如专利审查程序手册(MPEP)§2106.05(d)(I)所述,审查员应当仅在可以轻易得出一个要素(或要素的组合)在相关行业广泛流行或普遍使用的结论时,才可以断定该要素(组合)体现众所周知的、通常的传统技术。根据下面的讨论,Berkheimer案备忘录澄清道,这样的结论必须基于如下讨论的有证据支持的确认事实而做出。

在举证中,只有当审查员认定了以下的一项或多项,并用以下一项或多项书面明确支持驳回,才能认定一个额外要素(或要素组合)是众所周知的、通常的传统技术:

1. 对申请人在说明书里的明确声明中,或在审查期间答复中的那些能够证明额外要素(组合)的众所周知的通常传统的性质的声明的引用。

2. 对MPEP§2106.05(d)(II)中所述的一个或多个法院判决的引用,并在引用时指出额外要素(组合)的被众所周知的、通常传统的性质。

3. 对证明额外要素(组合)的众所周知的、通常传统的性质的出版物的引用。可以包括书、期刊文章等。

4. 表明审查员正在就额外要素(组合)的众所周知的、通常传统的性质进行行政认定(official notice)的表述。这一选项只有当审查员根据个人知识确信额外要素(组合)体现了相关领域技术人员参与的众所周知的、通常传统技术时,以额外要素在相关领域广泛流行或使用为由,才应使用该选项。

备忘录可在点击链接后取得:https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/memo-berkheimer-20180419.PDF

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