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一起1500万元新药技术转让项目引发的专利转让纷争

2018-05-25 10:39 · 作者:IvesDuran   阅读:28439

作者 | IvesDuran

(本文版权为知产力所有,转载请在显著位置注明来源。)

(本文2755字,阅读约需5分钟)


在药品研发领域,新药的技术转让流程复杂,往往涉及专利权、专利申请权、技术秘密的保护与转让,还涉及到新药证书、生产批文等产权移转。期间不仅关系到技术转让方与受让方的权利义务分配与履行,还涉及到专利发明人与技术转让方的利益分配问题。由于新药技术转让项目产生的合同违约、专利权属纠纷时有发生。

 

今日,上海市高级人民法院公开开庭审理了专利权转让合同纠纷、专利申请权转让合同纠纷上诉两案。两案涉及一件已经失效的大叶蒟制备方法专利申请,以及与大叶蒟五类新药临床批件交易相关的标的额为1500万元的技术转让合同,双方互为原被告。欲明进展,须知前因。双方纠纷缘起,且听笔者娓娓道来。


缘起:专利未及时转让,技术转让合同“夭折”


2013年7月9日,苏州A公司、上海B公司的共同法定代表人蒋某(甲方)、股东樊某(丙方)以及苏州A公司前员工王某舟(乙方)共同签订《约定书》。

 

《约定书》约定,本约定特别针对苏州A公司向无锡C公司转让大叶蒟五类新药临床批件交易专门制定,甲方、乙方所持有的相关所有专利均作为临床批件的附属文件由苏州A公司一并转让给无锡C公司。

 

蒋某、王某舟、樊某三人按比例分配转让所获收益1500万元。王某舟的主要义务是在苏州A公司收到无锡C公司的定金后的五个工作日内,将其与蒋某共有的第2004XXXXX.7专利以及其以王某福名义申请的专利2010XXXXXX.0号专利转让给苏州A公司,蒋某的主要义务是配合转让上述涉案专利以及配合无锡C公司完成新药报批工作。

 

7月25日,无锡C公司与苏州A公司签订了《技术转让(技术秘密)合同》。8月21日,无锡C公司与苏州A公司、上海B公司又签订《补充协议》。合同及补充协议约定苏州A公司、上海B公司“XXXX胶囊(及提取物)”项目的临床批件及包括但不限于第2004XXXXX.7号“制备大叶蒟提取物的方法、提取物及其应用”专利、以该专利为基础经由PCT途径申请获得的所有国外专利,以及苏州A公司、上海B公司在签订本协议之后取得的其他与XXXX胶囊(及提取物)相关的所有产品和方法专利和技术秘密转让给无锡C公司,标的额为1500万元。

 

同年11月,王某舟将其与蒋某共有的第2004XXXXX.7号“制备大叶蒟提取物的方法、提取物及其应用”专利权转让至苏州A公司。

 

2014年1月,苏州D公司与无锡C公司、苏州A公司、上海B公司签订合同转让协议,约定由苏州D公司受让无锡C公司在上述两合同中的所有权利义务。同年8月,苏州D公司发现第2010XXXXXX.0号“大叶蒟提取物的制备方法、提取物及其应用”发明专利申请与合同所涉专利相关,可能对涉案合同履行造成严重妨碍,遂致函苏州A公司、上海B公司进行协商解决。两公司回函称,2010年,苏州A公司前员工王某舟私自离职时带走了一些科研资料,并以此为基础以王某福的名义擅自提交了上述专利申请。王某舟承诺将该专利申请转让给苏州A公司,但一直未予履约。

 

2015年,苏州D公司与苏州A公司、上海B公司多次协商无果之后,遂以合同违约为由,将苏州A公司、上海B公司诉至上海知识产权法院,请求法院判令双方技术转让合同解除,并判令两被告返还技术转让费,并支付违约金。该案中,王某舟为第三人。

 

经审理查明,苏州D公司与两被告签订的涉案合同及补充协议中约定,两被告有义务定期检索相关领域专利申请,以查明是否存在妨碍“XXXX胶囊(及提取物)”项目实施的中国专利及专利申请,并将情况告知苏州D公司,同时有义务采取一切法律措施排除妨碍。

 

2016年1月15日,上海知识产权法院作出(2015)沪知民初字第77号判决书(下称77号案),苏州A公司、上海B公司的被控技术转让合同违约成立,双方涉案合同自判决之日起解除,二被告返还苏州D公司技术转让费750万元,并支付违约金100万元。

 

后续:甲方索赔违约金,乙方起诉返还专利权

 

据悉,上海知识产权法院上述一审判决作出后,苏州A公司、上海B公司均未上诉,该判决已生效。

 

2016年8月,蒋某、樊某以专利申请权转让合同纠纷为由,将王某舟诉至上海知识产权法院,请求法院判决王某舟支付违约金450万元。

 

2017年4月,王某舟则以专利权转让合同为由,将蒋某、樊某诉至上海知识产权法院,请求法院确认解除双方签订的《约定书》,并判令第三人苏州A公司返还第2004XXXXXX.7号专利权。

 

2018年1月30日,上海知识产权法院对两案作出一审判决,该院经审理认为,王某舟由于未全面履行合同义务,导致该院在77号案中判决认定苏州A公司、上海B公司构成违约,致使大叶蒟五类新药临床批件转让项目以及之后的XXXX胶囊(及提取物)项目失败。王某舟并未提交证据证明蒋某、樊某存在违约行为。

 

《技术转让(技术秘密)合同》、《补充协议》、《合同转让协议》的解除并不必然导致本案系争《约定书》的解除,原告作为违约方无权依据法定解除条款解除《约定书》。在《约定书》以及《专利权转让合同》尚未解除的情况下,第三人基于约定获得第2004XXXXXX.7号专利权,合法有效,原告要求第三人返还该专利于法无据,应予驳回。

 

驳回王某舟全部诉讼请求,认定王某舟合同违约行为成立,苏州A公司依约取得第200410084791.7号专利权,合法有效;判决王某舟向蒋某、樊某支付违约金450万元。

 

王某舟不服上述两案一审判决,向上海市高级人民法院提起上诉。双方围绕一审判决赔偿金额是否合理,《约定书》与专利权转让合同是否能够继续履行等方面进行了辩论。

 

王某舟上诉称,其并没有实际参与77号案中的技术转让合同。不应因苏州A公司针对涉案技术转让合同的违约行为,使其构成违约。一审法院在上述两案中一方面认为由于涉案专利已无权,合同无法履行,另一方面却认为王某舟作为违约方无权解除合同,判决结果存在矛盾。

 

一审法院判决违约金数额过高,涉案专利权已失效,苏州A公司并未遭受损失。另外,由于技术转让合同的解除,导致上诉人也未获得经济利益,应当对此予以考虑。

 

蒋某、樊某共同辩称,依据双方约定书约定,被上诉人并不存在违约行为,上诉人也没有明确指出被上诉人的违约行为。被上诉人通知上诉人转让涉案专利之时,涉案专利尚处于权利未定状态,上诉人能够履约而未履约,直接导致苏州A公司的技术转让合同违约,被上诉人因此失去了交易机会。相较于被上诉人与原审第三人的经济损失,一审判决认定的违约金数额合理。

 

原审第三人苏州A公司表示,该公司为此项目付出了巨大的成本与精力,如果认定约定书解除,对于公司的运营将造成极大损失。约定书的目的在于将大叶蒟项目的整体的转让,专利的转让只是其中一部分,没有临床试验批件,专利的转让毫无价值。庭审结束后,双方表示接受调解。

 

据了解,大叶蒟为胡椒属药用植物,其提取物具有抗抑郁的功效。苏州A公司提交的“大叶蒟提取物”新药申请的办理状态为“制证完毕-已发批件”,目前苏州A公司正在积极找寻其他的买家。对于该案的最新进展,知产力将保持关注。

 

下附双方专利合同纠纷、技术转让纠纷时间轴


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