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起诉拟上市公司专利侵权构成“敲诈勒索罪”吗

2018-07-30 21:38 · 作者:胡红芳   阅读:10828

作者|胡红芳 上海大邦律师事务所 


(本文系知产力获得独家首发的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)


(本文4953字,阅读约需10分钟)


2018年7月21日,澎湃新闻记者报道“上海破获敲诈拟上市公司案:囤数百“专利”再借诉讼之名勒索”[1];当晚,上海新闻综合频道也以“上市前夕的诉讼”介绍了本案,迅速引起各界人士的强烈反响,甚至断言“这个案件的影响将非同一般”[2]。


现对新闻报道的内容梳理如下:



情节一:2017年3月至7月,李亮、孙强二人在A公司处于筹划股票首次发行期间,利用李、孙二人控制的甲公司,以A公司侵犯甲公司专利权为由,多次发起诉讼、向证监会举报A公司涉嫌侵权已被起诉的事实。A公司因担心应诉影响上市进程,遂被逼与甲公司签定“专利实施许可”协议,以人民币80万元取得了甲公司所持有或控制的所有专利权和专利申请权的授权许可使用。


情节二:事后,李亮认为80万的许可费过低,又虚构了其此前已将甲公司名下另一专利独家许可给乙公司(法人系高晨,但实际控制人仍是李亮)使用的事实,伙同孙强、高晨隐瞒上述真相,再次以乙公司名义对A公司提起专利侵权诉讼,并指使犯罪嫌疑人高晨向中国证券监督管理委员会实名举报,披露乙公司已经向A公司提起专利侵权诉讼一事,A公司又被迫与乙公司达成和解并支付80万元。


A公司顺利上市后向警方报案,后李亮等人以涉嫌敲诈勒索罪被上海警方立案侦查。


情节三:据警方调查,李亮等人手中储备了六七百项专利,并多次起诉多家企业专利侵权。


2015年至2016年,李亮同时以十多项专利侵权的名义对B公司发起诉讼,B公司考虑应诉成本过高,被迫与李亮签订和解协议,支付和解费用5万元人民币。


2015年至2017年,李亮在C公司融资阶段以多项专利侵权的名义发起20多起诉讼,并向多家网络购物平台进行投诉,致使该司产品下架。C公司担心影响融资,被迫与李亮签订和解协议,支付和解费用22.5万元人民币。


2017年10月,李亮在D公司深圳主板上市前以三项专利侵权(其中一项专利在起诉时已被复审委宣告无效)的名义在厦门市中院起诉该公司,D公司担心影响上市,与其签订和解协议,被迫支付28.8万元。



李亮等人的行为是否构成敲诈勒索罪,本文尝试作出分析。



专利权的起源和行使



报道中,相关人士认为,“诉讼、和解、转让是(犯罪嫌疑人的)手段”、“被害单位根本不需要这样的专利许可”。鉴于上述误解很常见,影响对本案的正确判断,笔者认为判断罪与非罪,厘清这个案件,有必要从专利权的起源和行使进行简要阐述。


华东政法大学王迁老师指出,无论技术方案还是作品,本质都是一种信息,信息一旦被传播出去,人们就可以轻易地进行复制和再传播[3]。因此,人类设计了专利权,赋予发明人一定范围和时限内的技术垄断权,鼓励发明人积极开展发明创造活动,推动整个社会的技术进步。


专利权是一种无形财产权,经行政部门审查后授权,办完相关手续(一般是缴纳登记费)专利权即生效,此后,在专利权有效期内任何人未经许可擅自实施专利技术即涉嫌侵犯专利权。专利侵权具有一定隐蔽性,如上所述,它本质上是一种信息的利用,不像侵犯有形财产权那样直观可见。因此,要证明专利权遭到侵犯是一件困难的事情,导致维权成本居高不下,更毋论中国专利侵权赔偿过低一直被人诟病的问题。这也是近年来提倡知识产权强国,包括中国《专利法》第四次修改意见稿中,拟提高侵权法定赔偿额的大背景。


专利权的行使,权利人可以自行实施,也可以许可他人实施。在中国,除满足强制许可条件由国务院专利行政部门给予强制许可外,专利权是否实施、如何实施、在哪个时间段实施,相关法律没有限制,专利权人有选择的权利。


对于侵权的救济方式,根据现行《专利法》第六十条规定,可以采取协商、起诉、请求行政调处三种方式。同样,作为专利权人,如甲公司认为A公司涉嫌侵权,选择对A公司提起侵权之诉,是甲公司的权利。



甲公司专利是否为正当授权



新闻报道指出,甲公司的专利系“模仿、借鉴、抄袭”而来,“走捷径注册专利”。言下之意,专利申请文件是李亮等人闭门编造的,不应该被授予专利权。


不论上述报道是否内容客观,然而,中国《专利法》并没有规定,专利申请的技术方案不能“闭门编造”,只要最终呈现的专利方案能够为所属领域技术人员理解,基于该理解能够实施即可。并且,创新很多时候需要站在前人的肩膀上,不借鉴已有技术成果,完全独立设计专利的每个技术特征,做出发明已经越来越不可能了。


抛开形式审查合格即可授权的实用新型和外观设计专利不论(实际上,目前这两种类型的专利申请也在加大审查力度,明显不具备新颖性的也难以授权),仅就通过实质审查符合公开充分、具备新颖性和创造性等条件才能授权的发明申请而言,新闻报道指出的甲公司的专利系“模仿、借鉴、抄袭”而来,并不符合我国的专利审查实践。而且,笔者进行数据分析发现,甲公司的专利质量并不比已上市的A公司逊色。


图1甲公司.jpg


如图1所示,甲公司发明申请的公开件数约为A公司的2倍,而发明申请的授权件数也接近是A公司的2倍。因此,就公开量和授权量的比例来说,甲公司和A公司持平,最体现含金量的发明专利质量相当。



对A公司发起侵权之诉是否合法



如果甲公司的专利权有效,那么:甲、乙公司对A公司发起侵权之诉是否合法?


对于情节一,恐怕大部分专利领域从业人员都会赞同,起诉具有合法性。关键是情节二中,乙公司起诉A公司专利侵权是否合法?甲公司明明通过一揽子许可协议,以80万的价码将名下所有专利和在审的申请于专利有效期内的实施权利都许可给A公司了,还是否能许可一个专利给乙公司,再以乙公司名义起诉A公司呢?


讨论必然有争议,关键因素取决于细节。表面看,是甲公司违约,但细节决定于甲公司授权给A公司的协议是否明确包括又授权给乙公司的那项专利。如果A公司获得了明确许可,则A公司有很多抗辩途径,比如:主张甲公司许可给乙公司无效,或自己有权使用、不侵权等。


如果没有包括,则甲公司又许可给乙公司不构成“虚构的许可”,即甲公司基于担心违约心理,明明可以自己的名义再次对A公司提起诉讼,却误以为没有权利,从而假手于乙公司发起诉讼。此时,乙公司可以看作甲公司的代理人,乙公司是否能够再次提起诉讼,取决于甲公司是否有权再次提起诉讼。



李某等人是否构成敲诈勒索罪



1、敲诈勒索罪,是指以非法占有为目的,对被害人使用威胁或要挟的方法,强行索要公私财物的行为。


本罪的主观要件表现为直接故意,必须具有非法强索他人财物的目的。如果行为人不具有这种目的,或者索取财物的目的并不违法,如债权人为讨还久欠不还的债务而使用带有一定威胁成分的语言,催促债务人加快偿还等,则不构成敲诈勒索罪[4]。本案中,甲公司以合法的专利起诉,不具有非法占有的目的。


敲诈勒索罪在客观要件上,表现为行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段,被害人基于恐惧心理交出财物。那么,本案中,A公司答应甲公司的和解条件,是否基于刑法意义上的恐惧心理呢?


证监会发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》第三十条规定,发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形:“发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险”。这本是为保护广大投资者利益预设的IPO门槛,拟IPO企业理应对此规定心存敬畏,建立专利预警机制,确保自身专利等重要技术的使用不存在重大不利变化的风险。


此时(选择拟上市期间起诉,还因为“招股说明书”需要对公司主营业务、技术信息等进行详细披露,可以从中找到平时隐秘、不容易收集的侵权证据),甲公司以涉嫌专利侵权为由起诉A公司,A公司担心不能按原计划上市,很难说是刑法意义上的恐惧心理。其选择迅速与甲公司和解,应为理性分析的结果:一、专利侵权成立的可能性很大;二、专利侵权是否成立可上可下,较难确切判断;三、侵权成立的可能性较低,别忘了,拟上市公司背后一般都有律师团队,只要其业务合格,在这种情形下,一份措辞得当的律师函就可以大概率阻断诉讼,即便阻断不成功,由于不属于重大不利变化风险的情形,选择应诉对IPO进程的影响应当有限。而在前两种情况下,选择和解实际上是非常有利的,尤其是,A公司以低廉的价格获得了甲公司大量专利/申请在有效期内的实施许可,在专利运营概念如火如荼的今天,经过适当运营极有可能获得一笔可观的收益,远抵消当初80万的许可费用。因此,A公司答应和解条件,并非面对专利诉讼无解,应该更多出于商业利益考量。


关于辅助证明李亮等犯罪主观故意的情节三,相关人士认为可以进一步据此坐实敲诈勒索罪。但是,从公开资料看,这些和解协议有些是双方自行达成,有些是在进入诉讼程序后,二审调解的。非但不能证明敲诈勒索罪的加重情节,反而印证李某起诉准上市公司与起诉其它公司并无差别,可见,说李亮等人专门针对拟上市公司有失偏颇,确切的说,应该是针对有偿付能力的公司。


2、一点延伸思考


对专利维权行为科以刑罚,是否合理?先来看看法律对知识产权侵权人的刑罚规定,如下表1所示。


知识产权种类

侵权行为

刑事责任

专利权

假冒他人专利

假冒他人专利,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

著作权

(一)未经著作权人许可,复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品的;
(二)出版他人享有专有出版权的图书的;
(三)未经录音录像制作者许可,复制发行其制作的录音录像的;
(四)制作、出售假冒他人署名的美术作品的。

侵犯著作权罪】以营利为目的,有下列侵犯著作权情形之一,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

销售侵权复制品

以营利为目的,销售明知是本法第二百一十七条规定的侵权复制品(即【侵犯著作权罪】所述侵权情形),违法所得数额巨大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

商标权

假冒注册商标

未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

销售假冒注册商标的商品

销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;销售金额数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

非法制造、销售非法制造的注册商标标识

伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

(表1)


从表1可看出,与侵犯著作权和商标权相比较,专利侵权种类中只有“假冒他人专利”一种行为可入罪,而实际生产经营过程中发生“假冒他人专利”的概率是极低的,因为假冒他人专利不像假冒他人商标那样有立竿见影的利润拉动效果。以案由“假冒他人专利纠纷”进行案例检索,只有区区9条结果,在文书的汪洋大海中显得微乎其微。


笔者赞同对专利侵权行为采取如此“谦抑”的刑罚规定,这有利于市场的最终价值导向:自由竞争。与之相对应,对专利权人的维权行为进行定罪处罚也应当理性和慎重,尤其是国家发布知识产权强国战略的今日[5],更当如此。



总  结



既然专利权客观存在,没有法律例外规定,就应当允许专利权人对可能的侵权行为自由选择提起诉讼的时机。从另一方面而言,这也是保护广大投资者利益之所在。


最高人民法院《关于修改<民事案件案由规定>的决定》(法[2011]41号)的通知中,第二级案由增加“155、因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”,因此,即使认为甲公司提起的是恶意诉讼,也应根据《侵权责任法》追究甲公司的民事责任,而不是轻率动用刑法重典。正如一般共识,“案件都有标杆作用,会指导类似案件的判决”,希望本案的相关审判人员能够慎之又慎,保护我们得之不易的创新环境,引导大众养成尊重知识产权的意识,使知识产权保护和市场自由竞争有序开展。   

                                                                                    


参考文献

[1] 李佳蔚 实习生,王宇澄,陈帅奇:《上海破获敲诈拟上市公司案:囤数百“专利”再借诉讼之名勒索》,

https://tech.sina.com.cn/roll/2018-07-22/doc-ihfqtahi3931838.shtml,最后访问时间:2018年7月22日。

[2]佑斌:《利用专利“敲诈勒索”?专利纠纷应慎用刑法》,

https://mp.weixin.qq.com/s/SKGwTGLgxtOg9uY1yxKDHQ,最后访问时间:2018年7月23日。

[3] 王迁:《知识产权法教程》,中国人民大学出版社,2016年8月第5版,第2页。

[4] 刑事读库:《敲诈勒索罪》,

https://mp.weixin.qq.com/s/H7GmVndfKryzGw0-dFQnjg,最后访问时间:2018年7月23日

[5]光明网:申长雨:中国将分“两步走”建成知识产权强国,

https://mp.weixin.qq.com/s/SKGwTGLgxtOg9uY1yxKDHQ,最后访问时间:2018年7月25日。                      

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