知产力,为创新聚合知识产权解决方案

商标法修改,这六条建议或可遏制商标抢注

2018-08-08 15:54 · 作者:黄雪芳   阅读:2419

作者 | 黄雪芳  麦仕奇北京


(本文系知产力获得独家首发的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)


(本文2290字,阅读约需5分钟)


先抛出一个问题。当前商标抢注现象严重不严重?

 

怎么办?

 

很多办法,只要机制跟上。本次商标法修改就是引入、修改相应机制的机会,以打击抢注、降低权利人维权及确权的成本和周期、引导商标代理行业诚信发展。同时,商标局、商标评审委员会可趁此调整分工,节约行政资源,更加专业化。

 

以下就是建议:

 

一、由商评委审理异议、无效宣告、撤三案件,设质证程序。

 

商评委审完后,直接面对法院。这么做的好处是明确负责机构、节省行政重复审查资源、保障当事人的介入权、降低权利人的维权周期,也保证审理的专业度。

 

当然了,异议和无效宣告均由商评委审理后,需要在无效宣告程序中引入一事不再理原则。如原异议人针对同一商标提起无效宣告申请,并且事实及法律依据与之前提过的原异议相同的,裁定不予受理。

 

二、商标公告程序前置。

 

参照马德里国际注册程序,将申请后的商标公告期前置。商标申请之后,先公告。有异议的,先审异议。无异议的,进入实质审查。实审结束无驳回的,则进行注册公告。这么做的好处是降低抢注人的预期、便利权利人及早维权,也节省行政重复审查资源。

 

至于因大量抢注而可能导致的权利人必须提大量异议而导致的维权成本增加的问题,可经由下面所说的其他机制来调节。

 

三、异议和无效宣告中引入多重机制便利维权、提高抢注成本。

 

首先,允许一件异议/无效宣告申请针对同一被异议人/被申请人的多件申请/注册同时提出。这么做的好处是节约维权成本、精力。

 

其次,参照域名投诉的处理机制,将如何处理系争商标的选择开放给异议人/无效宣告申请人,让申请人可以事先选择异议/无效宣告成功后系争商标是归于无效还是强制转移给异议人/无效宣告申请人。这么做的好处是维权成功同时可以获得授权,减少因抢注人循环抢注而导致维权确权周期过大、难度过大的现象。

 

第三,引入缺席判决机制,规定如一方不进行不答辩,视为自动放弃本案,默认按对方的请求处理。这么做的好处是加大抢注人的成本,避免当前抢注人不答辩也无甚损失的现象。

 

第四,引入惩罚性诚信保证金机制,要求双方在申请/答辩时均缴纳一定金额的诚信保证金,比如人民币5000元(这个数目差不多是通过代理机构处理一件异议或无效宣告申请或答辩的基础市场价),如一方败诉,其缴纳的诚信保证金将由审查机关划归胜诉方作为合理支出的补偿,胜诉方缴纳的则退还胜方。这么做的好处也是在于加大抢注人的成本。只有必须投入的金钱、时间多了,当前抢注人“躺赢”的现象才会改善。

 

四、建立申请人黑名单,启用主动无效宣告程序。

 

首先,将主动无效宣告程序改由商评委负责,以直接面对法院。

 

其次,建立公开可查的申请人黑名单。比如,如果某一个体曾被认定大量抢注一个主体的商标(举例,三件以上)或者曾抢注两个以上主体的商标,则该主体将被纳入黑名单,公之于众。

 

第三,申请人一旦进入黑名单,则主动无效宣告程序将自动启用,后果将导致该失信个体名下所有商标申请都宣告无效,并且,该个体之后将被禁止提交任何新的注册申请,或者其所提交的任何新申请均将被不予受理。

 

这么做的好处在于惩罚失信人,打击商标囤积行为,使主动宣告程序真正发挥作用。

 

五、引入代理机构抢注或共谋惩罚机制。

 

当前有抢注职业化、代理机构和抢注人实为一体的现象。为刺破这一面纱,可以在当前商标法(第十九条和六十八条)中引入代理机构失信惩罚机制。例如,如商标代理机构经查明与抢注人有关联或者共谋,则取消其代理备案,机构负责人不得再从事商标代理业务,其之后新组建的商标代理机构不允许再从事商标代理业务。

 

六、降低权利人在原有范围继续使用商标的门槛。

 

按当前法律规定,未注册商标只有满足在先使用而且达到一定影响的要求后,才能在原有范围内继续使用。这一要求对于最受抢注困扰的国外权利人总的而言过高。建议删去“一定影响”的要求,或者降低适用条件。

 

相当一部分在先使用人,尤其是国外历史悠久而进入中国市场不久或者未广而宣传的国外权利人,遭到抢注人发起的商标侵权投诉、侵权诉讼、工商打假后,可以证明自己在中国更早使用商标,但要证明在先使用已达到“一定影响”,则难度非常大。一些法院和法官对于“一定影响”的认定掌握标准也偏高。这使得职业抢注人能够成本极低地以侵权为由发起串案、连环案而置真正权利人难以维权、难以正常从事商业活动并接连陷入遭受巨额侵权索赔之境地。

 

总之,如果以上机制能一起发挥作用,相信能比较好地遏制抢注现象,让商标注册告别投资属性,重新回到真实商业应用的场景。

 

以下是另外的几个小的修法建议,一并提出:

 

七、商标驳回复审期限改成30天。

 

当前15天对于境外申请人过于紧张。

 

八、允许商标申请/注册可依群组随时分割。

 

当前只允许在部分驳回时分割的体制,无法适应现实多样性需求。笔者有一个客户早在五六年前就将一些商品上的全球业务出售给了另一家公司,按协议,两方使用相同商标,仅业务不同,卖方需将出售商品之上的注册转让给买方。但是,由于卖方在中国的商标注册均涵盖双方的商品,在当前体制下,转让注册将导致未售出的商品需一并转让给买方,如选择删除部分商品又将导致买方无法获得注册。这一情形牵扯了众多商标。使得买方至今在中国无法以自己名义维权和授权他人使用。

 

如果商标申请/注册可依群组随时分割,上述这一问题即可避免。

 

九、规定一个主体在商标局、商评委只可指定一个代理机构。每变一次代理,将变更其名下所有商标申请及案件,这与多数国家做法相同。

 

十、规定一个注册申请人在申请变更名称/地址时,仅需提交一份变更申请,即可变更名下所有商标申请/注册。该做法也与多数国家做法相同。

 

以上是抛砖引玉,期待业界同仁更多就商标法修改发声探讨。


  • 海淀法院审结涉平面商标立体化使用的商标侵权案件

    海淀法院一审审结原告全星有限合伙公司(ALL STAR C.V.)与被告北京福源诺诚商贸有限公司侵害商标权纠纷一案。
  • 情人节“泼冷水”!30个案例告诉你离婚后商标权如何分割

    值此佳节,小编祝各位有情人终(fen)成(shou)眷(kuai)属(le)。
  • 关于信息网络知识产权侵权案件的特殊管辖问题探析

    鉴于目前信息网络知识产权侵权诉讼处于高发期,相关管辖权异议案件持续增多,笔者也在此希望立法部门和审判实务部门在进一步调研的基础上制定出更为统一全面的诉讼管辖规则。毕竟,说律师拉管辖也好,说法院争夺或推诿管辖也罢,归根结底,问题还是在于制度本身。
  • 金杜知卓|从《此间的少年》案看作品人物角色的著作权法保护

    日前,备受关注的同人作品第一案原告查良镛(金庸)诉被告杨治(江南)等侵犯著作权及不正当竞争纠纷案迎来了一审判决,广州市天河区人民法院认定《此间的少年》一书作者的行为构成不正当竞争,判决由被告承担停止侵权及赔偿责任。
  • 浙知析法|区块链电子存证的法律效力认定

    区块链作为一种去中心化的数据库,具有开放性、分布式、不可逆性等特点,其作为一种电子数据存储平台低成本、高安全、稳定性的优势。对于采用区块链等技术手段进行存证固定的电子数据,应秉承开放、中立的态度进行个案分析认定,既不能盲信而降低认证标准,也不能因属于当前新型复杂技术手段而排斥或者提高其认定标准,而是要严格遵循相关法律规定,对类似本案区块链方式进行电子数据存在的法律效力进行个案认定。
  • 康信视点|浅析商业秘密保护与专利保护的关联性

    识产权中所涉及的工业产权中,以专利权最被人熟知,而每位权利人在获得专利权之初,除了如何申请专利之外,在权利人选择专利保护之前也通常在商业秘密和专利保护之间徘徊,所以对于专利代理人来说,在日常的咨询业务中也会经常面对客户的这类问题,基于此通常专利代理人会向客户解释专利保护和商业秘密的区别,如何界定商业秘密和潜在的专利申请,以及如果选择商业秘密后如何与专利保护相关联,因此商业秘密如何与专利保护相关联。
  • 美方发布对华“301条款”调查征税产品建议清单 外交部等回应(附完整清单)

    美国东部时间2018年4月3日下午(北京时间4日凌晨),美国贸易代表办公室(USTR)发布了对华“301条款”调查征税产品建议清单(完整清单可点击文末“阅读原文”查阅),美方声称此举是为了应对中国所谓“有关强制美国技术和知识产权转让的不公平贸易行为”。这一举动将可能使中国出口至美国的多种产品受到影响。
  • 判了!三星被判向苹果支付5.386亿美元赔偿

    美国加利福尼亚北区联邦法院一个陪审团,当地时间2018年5月24日一致认为,因侵犯涵盖智能手机技术外观设计专利和发明专利,三星应支付苹果共计5.386亿美元损害赔偿金。
  • “左滑右滑”可能侵权了!Tinder对探探等app提起诉讼

    Bruce“左滑不喜欢,右滑喜欢”——不少80后、90后甚至00后的小伙伴都玩过或听说过一款名为“探探”的社交软件,而左滑右滑这种社交模式便直接源自美国的“Tinder”这款app。
  • 7个字14万,电影《九层妖塔》一审被判字体侵权

    近日,书法家向佳红诉电影《九层妖塔》制作方梦想者电影(北京)有限公司、发行方北京环球艺动影业有限公司、投资方乐视影业(北京)有限公司、网络传播单位中国电影股份有限公司侵害著作权纠纷案一审结果出炉,北京市朝阳区人民法院判令四被告共同赔偿向佳红经济损失14万元,并登报致歉。