知产力,为创新聚合知识产权解决方案

专利审判和上诉委员会应考量在答复中对在先论证理由的扩大的辩论

2018-09-20 22:34 · 作者:溥珂妮(Courtney M. Prochnow)   阅读:1045



 作 者 


溥珂妮(Courtney M. Prochnow)

美国博钦律师事务所

北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑


2018年8月27日,联邦巡回法院撤销了PTAB(“专利审判和上诉委员会”)在爱立信公司诉Intellectual Ventures I有限公司双方复审案的最终书面决定,并且要求PTAB适当考量申请人答复的所有部分。案卷编号为:17-1521号立法意见十三(2018年8月27日)。


2015年6月,爱立信公司要求就Intellectual Ventures公司的美国专利号5,602,831专利(“'831专利")提起双方复审程序,主张显而易见性(如上引用,第6页)。'831专利涉及通过减少移动无线接收机可能发生的信号传输错误来提高无线通信系统的可靠性。(如上引用,第2页)。该说明书解释了数据是通过数据包传输到接收器,并公开了几种可以最小化传输错误的技术,包括将多个数据包交织在一起(如上引用,第3页)。


虽然'831专利在递交请求之前过期了,爱立信公司在最宽合理解释标准之下解释了权利要求,而不是以在先案件“飞利浦诉AWH公司”确立的通常使用的较窄的标准。第三巡回法院415-1303 (2005年美国联邦巡回上诉法院)(全席)[1](如上引用,第7页)。在其受理双方复审的决定中,PTAB也采用了最宽合理解释标准,并将具有“编码”限制的独立权利要求解释为不需要交织(如上引用)。在立案后,Intellectual Ventures在第一次答辩说,权利要求术语应根据飞利浦案标准进行解释,因为本案专利已经过期(如上引用,第8页)。Intellectual Ventures公司断言,“编码”的限制要求“交织包在一起”(如上引用)。爱立信公司在其答复中辩称,在该技术中,交织是已知的,并且声称的现有技术的参考教导了“交织包在一起”的限制(如上引用)。


在最后的书面决定中,PTAB采用了Intellectual Ventures公司提出的飞利浦案标准下“编码”限制的解释(如上引用,第8页)。PTAB拒绝考虑爱立信公司关于与交织有关的现有技术教导的一些答复论点。PTAB认为爱立信不恰当地提出了新的显而易见理论,而这并未在双方复审申请书中提及,也没有在专利所有者对答辩的答复中体现(如上引用,第9页)。PTAB的结论是,现有技术并没有教导所主张的交织,并认定爱立信公司未能证明涉案权利要求是不具备可专利性的(如上引用)。


爱立信公司上诉,美国联邦巡回上诉法院合议庭(法官Reyna、Taranto和Chen)做出了撤销PTAB决定并发回PTAB重审的决定,并认定PTAB未全部考虑爱立信公司在答复中提出的论据这种做法是不恰当的(如上引用,第2页)。虽然根据美国联邦法规(C.F.R.)第37编第42条第23款(b)项,PTAB可以删除答复中第一次提起的不恰当的答辩观点,但法院得出结论认为,PTAB 在这里犯了错误,即“用过细的过滤器分析爱立信公司的答复论点”(如上引用,第10-11页)。


首先,法院指出,'831专利本身确认交织是已知现有技术,并且爱立信公司的请求书中描述了一个本领域技术人员都熟悉的交织技术(如上引用)。法院裁定,爱立信公司在答复论点中明确地遵循了请求书中提出的论点(如上引用,第11页)。第二,在法院看来,PTAB的错误是被“加剧”的,因为交织技术的重要性只有在PTAB采用了不同的“编码”限制的解释之后才被提起的,而这出现在本案立案之后(如上引用)。由于交织限制是PTAB判决里决定权利要求不具备可专利性的重要依据,爱立信公司本应有机会作出答复(如上引用,第11-12页)。第三,法院指出,这是一个独特的案例,双方和PTAB最初都采用了错误的权利要求解释(如上引用,第12页)。因为PTAB在决定立案后由于这个错误重新审视了权利要求解释,因此“爱立信公司同样地也应该有一个机会可以重新答复”(如上引用)。


最后,法院解释说,他们的决定不应被视为改变了法院的先例,即支持PTAB的酌处权以拒绝第一次答复时提出的论点(如上引用)。法院将爱立信公司的答复区别于在先联邦巡回上诉法院决定中不适当的回复。在Ariosa Diagnostics诉Verinata Health公司案,第三巡回法院805 -1359(2015年美国联邦巡回上诉法院)中,联邦巡回上诉法院支持了PTAB的决定,删除答复理由依赖于在现有技术文献中未被指认或讨论的部分。(如上引用)。在Intelligent Bio-Systems公司诉Illumina Cambridge有限公司案,第三巡回法院821 -1359,1370 (2016年美国联邦巡回上诉法院)中,联邦巡回上诉法院支持了PTAB驳回一个关于为什么一个本领域技术人员有动机结合现有技术文献会“构成全新的理由”的答复(如上引用,第12-13页)。与Ariosa和Intelligent Bio-Systems不同的是,爱立信公司并没有依赖在先未确认的现有技术或全新的理由,相反的是,爱立信公司的论点扩展了先前在请求书中所争论的相同的论点和理由(如上引用,第13页)。



[1] 在涉及过期的专利的PTAB法律程序之前,权利要求应该根据在飞利浦案设置的标准解释。 参见在答复 Rambus 公司案,案件第三巡回法庭694 -42,46 (2012年美国联邦巡回上诉法庭。



  • 康信视点|浅析商业秘密保护与专利保护的关联性

    识产权中所涉及的工业产权中,以专利权最被人熟知,而每位权利人在获得专利权之初,除了如何申请专利之外,在权利人选择专利保护之前也通常在商业秘密和专利保护之间徘徊,所以对于专利代理人来说,在日常的咨询业务中也会经常面对客户的这类问题,基于此通常专利代理人会向客户解释专利保护和商业秘密的区别,如何界定商业秘密和潜在的专利申请,以及如果选择商业秘密后如何与专利保护相关联,因此商业秘密如何与专利保护相关联。
  • 美方发布对华“301条款”调查征税产品建议清单 外交部等回应(附完整清单)

    美国东部时间2018年4月3日下午(北京时间4日凌晨),美国贸易代表办公室(USTR)发布了对华“301条款”调查征税产品建议清单(完整清单可点击文末“阅读原文”查阅),美方声称此举是为了应对中国所谓“有关强制美国技术和知识产权转让的不公平贸易行为”。这一举动将可能使中国出口至美国的多种产品受到影响。
  • “左滑右滑”可能侵权了!Tinder对探探等app提起诉讼

    Bruce“左滑不喜欢,右滑喜欢”——不少80后、90后甚至00后的小伙伴都玩过或听说过一款名为“探探”的社交软件,而左滑右滑这种社交模式便直接源自美国的“Tinder”这款app。
  • 判了!三星被判向苹果支付5.386亿美元赔偿

    美国加利福尼亚北区联邦法院一个陪审团,当地时间2018年5月24日一致认为,因侵犯涵盖智能手机技术外观设计专利和发明专利,三星应支付苹果共计5.386亿美元损害赔偿金。
  • 北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南

    4月20日,北京市高级人民法院发布《侵害著作权案件审理指南》(下称《审理指南》)。《审理指南》共计2万余字、十一章,内容包括基本规定、著作权权利客体、权利归属的审查,侵害著作人身权、财产权、邻接权的认定,抗辩事由的审查,法律责任的确定,侵害信息网络传播权、影视作品著作权、计算机软件著作权的认定等。 《审理指南》规定,审理侵害著作权案件,在行使裁量权时,应当加大对著作权的保护力度,鼓励作品的创作,