知产力,为创新聚合知识产权解决方案

加拿大专家探讨如何向竞争对手的专利提出挑战

2018-09-28 17:59 · 作者:   阅读:165   来源:中国保护知识产权网

  一般来讲,法院的判决书是让竞争对手专利失效的最佳手段。这是因为在庭审过程中,各路专家人马早已就该专利为何无效进行了详细讨论,并向法院提交了非常有力的证据。然而,这种专利诉讼不仅需要投入大量的资金,同时也会消耗掉较长的时间。因此,各地的专利局也根据实际情况制定出了一种相比较而言不那么费时费力的机制,从而帮助第三方来在法庭之外向那些授权前或者授权后的专利提出挑战。在某些情形下,这些程序可以帮助人们来使某些专利失效或者对该专利的保护范围作出限制。本文就将着重介绍下人们在加拿大应该以何种方式来向那些授权后的专利提出挑战。


  复审程序


  根据复审程序的有关规定,任何第三方均可针对某一专利提供现有技术的文件以及与该专利的关联性证明,从而就该专利的有效性提出质疑。无论是在加拿大还是在美国,人们都可以在专利保护期内的任何一个时间点上提出开展复审程序的请求。当然,在上述两国的专利局中,人们只能就现有技术以及可专利性的实质性争议来提出上述要求。


  从专利局的角度来看,其在看过提出质疑一方所提交的有关于现有技术关联性的书面文件后,完全可以自行决定是否受理这种复审请求。而在提出质疑的一方确实指出了一些实质性问题的时候,专利局会就此向该专利的持有人发出通知,并给予其为该专利有效性进行辩护的机会。同时,该专利的持有人也可以对专利进行一定的修订。


  双方复议程序


  实际上,双方复议程序(IPR)看起来更像是一种由专利局所开展的行政审判程序,而且无论是提出挑战的一方还是专利的持有人都需要亲身参与到其中。在美国,IPR是一种最受第三方推崇的、用来处理专利授权后相关事务的机制(在这里需要注意的是,加拿大并没有这种IPR程序)。上述IPR程序是由美国专利商标局(USPTO)下属的专利审判及上诉委员会(PTAB)开展的。该程序允许第三方就争议专利中的至少一个权利要求而提出无效请求。如果PTAB能够合理判断出发出挑战的一方所指出的权利要求确实存在某些问题,那么其就可以启动IPR程序。


  这种制度所带来的优势之一就是只有该程序已经启动且没有被撤销,那么PTAB就必须要要在一年之内作出最终的裁决。此外,相比于美国的地区法院而言,PTAB可能会采用相对较低的法律标准。换句话来讲,也就是提出挑战的一方只需要提供一些优势证据(preponderance of evidence)来证明该专利无效就行了,而且对于权利要求的解释工作也可以采用“最宽泛合理原则(broadest reasonable interpretation)”。


  通常来讲,开展IPR程序的整体开销会高于单方复审程序,但是其成本肯定还是要比让法院就专利无效作出裁决的程序要低。需要在这里指出的是,第三方必须要请求法院就相关专利权利要求无效作出宣言判决(declaratory judgment)之前提出开展IPR的请求。而且,第三方还必须要在收到相关专利持有人所发出的侵权申诉书后的1年提出IPR请求。当然,人们不能以匿名的形式来提出这种IPR程序请求,原因是所有的利益相关方都必须在该程序中亮明正身。


  异议程序


  除了美国与加拿大以外,还有一些地区正在使用这种异议程序,诸如欧洲、日本、澳大利亚以及新西兰。本文将以欧洲为例进行阐述。在欧洲,异议程序是一种非常受人欢迎的、用来使竞争对手专利失效的机制。实际上,这种异议程序与美国的双方复议机制、授权后复议程序(PGR)有不少共通之处。例如,与PGR相类似的是,人们必须要在专利授权后的9个月内提交异议申请。而且,除了缺少新颖性与显而易见性的理由外,提出挑战的一方还能够以其他理由来提出请求,诸如未能充分披露、难以实施以及缺乏实用性等。


  一旦有人提交异议申请,而且欧洲专利局(EPO)也认为该异议申请完全符合相应的程序规定,那么相应专利的持有人将可以就此提交一份答复书,其中还可以包括权利要求的修订书。而且,负责审理异议请求的部门还会发出传票,以要求有关各方来参加随后的口头异议程序。这份传票将会详细载明上述负责审理异议请求的部门的初步意见,以及人们可以递交书面文件的截止日期。当然,相关专利的持有人也可以提交一份修订后的权利要求书,并以此来作为自己的“后手”。


  EPO开展的这种程序所能带来的优势之一就是其收取的官费相比于其他方式而言要低得多。具体来讲,就异议程序而言,EPO只会收取785欧元的官费。而在美国,PGR与IPR的费用则分别达到3.8万美元以及3.05万美元。 当然,无论人们最终采取哪种程序,其都要为那些专利律师支付一笔可观的费用。


  综上所述,人们在向那些授权后专利提出挑战时一定要仔细斟酌下本文所提供的各种建议,原因是这些程序都可以用来使竞争对手的专利失效或者对这些专利的保护范围作出限制。(编译自:www.mondaq.com)

  • 独家专访 | 听张鲁民法官讲述北京知识产权司法审判那些年

    今天采访的主角是北京知识产权司法审判的参与者,见证者,开拓者,一位退休老法官张鲁民,她是北京市高级人民法院知识产权庭首任庭长。
  • 专利等技术类知识产权案件上诉审理机制改革展望

    2018年10月26日,全国人大常委会通过了《关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》,规定自2019年1月1日开始不服发明、实用新型专利等技术性较强的知识产权民事案件、知识产权行政案件一审判决、裁定,提起上诉的,由最高人民法院审理。
  • 缺乏显著性,冈本错失第10类 “0.03” 商标

    第10类上冈本的“0.03”商标被宣告无效,原因是缺乏商标显著性。
  • 康信视点 | 审查意见有关创造性答复之浅见

    一件发明是否对现有技术做出一定贡献并因此而对其授予专利权,这取决于该发明是否具备创造性。因此,审查员在审查一项发明专利申请是否符合专利授权条件时,更加关注发明专利申请是否符合专利法有关创造性的规定。与之相应的,大部分专利申请都会收到审查员下发的有关创造性的审查意见。本文尝试对创造性的答复提供自己在工作中获得的一点浅见,以期抛砖引玉,交流经验。
  • 专家齐聚南宁 共话商标热点

    中国知识产权法律实务研讨会暨中华全国律师协会知识产权专业委员会2018年年会商标分论坛于2018年12月8日在南宁召开,商标分论坛设商标重大疑难案件研讨、商标侵权损害赔偿及商标法修改三个专题。
  • 独家专访 | 听张鲁民法官讲述北京知识产权司法审判那些年

    今天采访的主角是北京知识产权司法审判的参与者,见证者,开拓者,一位退休老法官张鲁民,她是北京市高级人民法院知识产权庭首任庭长。
  • 专利等技术类知识产权案件上诉审理机制改革展望

    2018年10月26日,全国人大常委会通过了《关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》,规定自2019年1月1日开始不服发明、实用新型专利等技术性较强的知识产权民事案件、知识产权行政案件一审判决、裁定,提起上诉的,由最高人民法院审理。
  • 缺乏显著性,冈本错失第10类 “0.03” 商标

    第10类上冈本的“0.03”商标被宣告无效,原因是缺乏商标显著性。
  • 康信视点 | 审查意见有关创造性答复之浅见

    一件发明是否对现有技术做出一定贡献并因此而对其授予专利权,这取决于该发明是否具备创造性。因此,审查员在审查一项发明专利申请是否符合专利授权条件时,更加关注发明专利申请是否符合专利法有关创造性的规定。与之相应的,大部分专利申请都会收到审查员下发的有关创造性的审查意见。本文尝试对创造性的答复提供自己在工作中获得的一点浅见,以期抛砖引玉,交流经验。
  • 专家齐聚南宁 共话商标热点

    中国知识产权法律实务研讨会暨中华全国律师协会知识产权专业委员会2018年年会商标分论坛于2018年12月8日在南宁召开,商标分论坛设商标重大疑难案件研讨、商标侵权损害赔偿及商标法修改三个专题。
  • 康信视点|浅析商业秘密保护与专利保护的关联性

    识产权中所涉及的工业产权中,以专利权最被人熟知,而每位权利人在获得专利权之初,除了如何申请专利之外,在权利人选择专利保护之前也通常在商业秘密和专利保护之间徘徊,所以对于专利代理人来说,在日常的咨询业务中也会经常面对客户的这类问题,基于此通常专利代理人会向客户解释专利保护和商业秘密的区别,如何界定商业秘密和潜在的专利申请,以及如果选择商业秘密后如何与专利保护相关联,因此商业秘密如何与专利保护相关联。
  • 美方发布对华“301条款”调查征税产品建议清单 外交部等回应(附完整清单)

    美国东部时间2018年4月3日下午(北京时间4日凌晨),美国贸易代表办公室(USTR)发布了对华“301条款”调查征税产品建议清单(完整清单可点击文末“阅读原文”查阅),美方声称此举是为了应对中国所谓“有关强制美国技术和知识产权转让的不公平贸易行为”。这一举动将可能使中国出口至美国的多种产品受到影响。
  • “左滑右滑”可能侵权了!Tinder对探探等app提起诉讼

    Bruce“左滑不喜欢,右滑喜欢”——不少80后、90后甚至00后的小伙伴都玩过或听说过一款名为“探探”的社交软件,而左滑右滑这种社交模式便直接源自美国的“Tinder”这款app。
  • 判了!三星被判向苹果支付5.386亿美元赔偿

    美国加利福尼亚北区联邦法院一个陪审团,当地时间2018年5月24日一致认为,因侵犯涵盖智能手机技术外观设计专利和发明专利,三星应支付苹果共计5.386亿美元损害赔偿金。
  • 北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南

    4月20日,北京市高级人民法院发布《侵害著作权案件审理指南》(下称《审理指南》)。《审理指南》共计2万余字、十一章,内容包括基本规定、著作权权利客体、权利归属的审查,侵害著作人身权、财产权、邻接权的认定,抗辩事由的审查,法律责任的确定,侵害信息网络传播权、影视作品著作权、计算机软件著作权的认定等。 《审理指南》规定,审理侵害著作权案件,在行使裁量权时,应当加大对著作权的保护力度,鼓励作品的创作,
  • 独家专访 | 听张鲁民法官讲述北京知识产权司法审判那些年

    今天采访的主角是北京知识产权司法审判的参与者,见证者,开拓者,一位退休老法官张鲁民,她是北京市高级人民法院知识产权庭首任庭长。
  • 专利等技术类知识产权案件上诉审理机制改革展望

    2018年10月26日,全国人大常委会通过了《关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》,规定自2019年1月1日开始不服发明、实用新型专利等技术性较强的知识产权民事案件、知识产权行政案件一审判决、裁定,提起上诉的,由最高人民法院审理。
  • 缺乏显著性,冈本错失第10类 “0.03” 商标

    第10类上冈本的“0.03”商标被宣告无效,原因是缺乏商标显著性。
  • 康信视点 | 审查意见有关创造性答复之浅见

    一件发明是否对现有技术做出一定贡献并因此而对其授予专利权,这取决于该发明是否具备创造性。因此,审查员在审查一项发明专利申请是否符合专利授权条件时,更加关注发明专利申请是否符合专利法有关创造性的规定。与之相应的,大部分专利申请都会收到审查员下发的有关创造性的审查意见。本文尝试对创造性的答复提供自己在工作中获得的一点浅见,以期抛砖引玉,交流经验。
  • 专家齐聚南宁 共话商标热点

    中国知识产权法律实务研讨会暨中华全国律师协会知识产权专业委员会2018年年会商标分论坛于2018年12月8日在南宁召开,商标分论坛设商标重大疑难案件研讨、商标侵权损害赔偿及商标法修改三个专题。