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金杜知卓|多主体实施方法权利要求直接侵权构成辨析

2018-11-02 19:14 · 作者:王军 方龙飞   阅读:5879

作者|王军 方龙飞 金杜律师事务所


(本文系知产力获得独家首发的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)


(本文12307字,阅读约需20分钟)


摘要:

目前涉及多主体实施方法权利要求权利要求侵权案件的处理方式多倾向于从间接侵权和共同侵权理论的角度出发。但是当实施方法的多个主体不构成共同侵权,且在目前判定“间接侵权需以直接侵权为前提”的司法规则的前提下,如何判断直接侵权的成立以及如何确定直接侵权责任人,通常是当事各方以及法官所关注的焦点。本文结合中美两国的司法实践,提出厘清各种法律关系的前提在于准确判断直接侵权行为的成立以及合理确定直接侵权行为人。虽然美国判例法所建立起来的“控制和指导”标准给我们提供了很好的参考指引,但是,我们也需注意中美两国不同的司法制度可能会给该原则在中国的适用带来一些问题。


关键词:多主体 方法权利要求 直接侵权



方法权利要求限定的技术方案描述了一个包括时间过程要素的活动。当这样一个活动被多个不同的主体分开实施时,通常将限定这种活动的权利要求称之为“多主体实施方法权利要求”。多主体实施方法权利要求多见于互联网、通信等领域并以多方实施主体的处理方法、使用方法、通讯方法以及其他方法所呈现。目前涉及此类权利要求侵权案件的处理方式多倾向于从间接侵权和共同侵权理论的角度出发。但是当实施方法的多个主体不构成共同侵权,且在目前判定“间接侵权需以直接侵权为前提”的司法规则的前提下,如何判断直接侵权的成立以及如何确定直接侵权责任人,通常是当事各方以及法官所关注的焦点,本文结合中美两国的司法实践,试图从权利要求的构建以及被控侵权方在侵权行为中扮演的角色出发,尝试给出一些回答。



一、 美国的司法实践


(一) BMC Resources v. Paymentech, L.P.案


CAFC在2007年9月对BMC Resources v. Paymentech, L.P.案作出判决,通过该案,CAFC统一了多主体实施方法权利要求侵权的判决标准,正式确立“控制或引导”(control or direct)的标准,这个标准一直沿用至今。该案涉及两个专利,US5718298以及US5870456。其中’456专利的权利要求6为一种多主体实施的方法权利要求。


权利要求6:一种通过收款方的代理系统并且使用和至少一个远程支付卡网络连接的电信网络线路来支付账单的方法,在该系统中,呼叫者启动会话,使用电信网络线路来初始化面向收款方的自发支付交易,该方法包括以下步骤:


提示呼叫者从一个或多个需要支付的信用单据或账单中选择一个支付数字;


提示呼叫者输入支付交易的支付数额;


接入和输入支付数字相关的远程支付网络,所接入的远程支付网络确定在此次会话中是否有足够的信用或者资金存在于和输入支付数字相关的账号中来完成支付交易,确定在相关账号中存在足够的信用和资金时,向与输入支付数字相关的账号收取支付金额,将支付金额添加进和支付数字相关的账号中,将账号、支付数字、交易金额等信息保存在系统中的交易文件中。


权利要求7:权6中的支付数字是一种PIN-less(不需要PIN码)的信用卡或借记卡号[1]


该权利要求的实现场景为:


呼叫者通过专用电话号段拨入电信支付系统,呼叫者被要求输入要支付账单的接入码(对应于权利要求中的支付数字),该接入码典型的是以非常明显的方式印刷在结算单的底部,该接入码对应确定的收款方,并且将该电信支付系统激活,开始语音对话,(例如,呼叫者将会在电话中听到“你已选择对电力公司的账单进行支付,如果正确并且希望将继续请按1,如果错误请按2”)。如果错误,呼叫者将被要求输入其他接入码,或者结束电话。如果接入码正确,下一步将要被输入支付账单的账号。可以输入借记(ATM)卡号(例如,呼叫者会听到“您输入的卡号为12345,正确请按1,错误请按2”)。电信支付系统然后会指导呼叫者输入支付金额,例如55元,并请呼叫者确认(例如,正确请按1,错误请按2),当交易被呼叫者确认之后,电信支付系统会建立一个授权请求并发送到借记卡(电子金融转移)网络(对应于权利要求中的远程支付网络),当该交易被授权后,电信支付系统向呼叫者反馈(例如,呼叫者会听到“你向电力公司支付55元的支付已经从你的卡号为12345的借记卡中支付完成,此次交易的授权码为xxxx,重听请按1,支付其他账单请按2,结束请按3”) 至此完成了一个完整的交易过程。


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(图注:12为电话,10为电信支付系统,20为借记卡网络)

被控侵权人Paymentech同样是为消费者提供金融转移支付服务的机构,在2002年开始,Paymentech开始为市场上提供PDBP服务(无PIN码账单支付服务),CAFC在判决中确认的其提供的服务包括以下步骤,[2]


1、顾客通过交互声音反馈单元(interactive voice response unit)向商家支付账单;

2、商家收集顾客的支付信息后向Paymentech发送;

3、Paymentech将收集到的信息路由到账单支付网络中;

4、账单支付网络将信息发送到一个关联金融机构;

5、金融机构授权或者拒绝交易,如果授权的话,根据从商家收集到的支付信息向顾客的账户收费,以及

6、与交易相关的信息从金融该机构被送到账单支付网络,通过Paymentech送到商家,商家通知顾客交易的状态信息。


在CAFC的判决中,法官首先认为,Paymentech并没有侵犯该专利,因为其执行了部分但并非所有涉案方法专利的步骤。


关于事实认定方面,CAFC认为, BMC的专利披露了一种PDBP(无PIN码账单支付服务)交易方法,其特征在于该方法是由多个参与者的动作组合,包括收款方的代理,例如BMC,远程支付网络,例如ATM网络,发卡金融机构等。Paymentech 并没有实施本案争议方法权利要求的所有步骤,当其他主体也参与执行了权利要求的部分步骤时,法庭必须判断Paymentech是否还要承担35 U.S.C. § 271(a)的直接侵权责任。


在结论部分,CAFC认为,在缺乏对账单支付网络及金融机构的指导或控制的情况下,Paymentech没有执行或导致执行权利要求中的每一个特征,在这种情况下,金融机构、账单支付网络和支付服务提供商Paymentech均不对另一方的行为承担责任。[3]


(二) Akamai Technologies v. Limelight Networks案


2006年原告Akamai公司于美国马萨诸塞州地区法院控告Limelight侵权其美国专利US6108703。此诉讼历经多次判决,至2015年8月由CAFC全体法官作出判决。该案将BMC案确立的控制和指导原则作出了进一步的强调和扩充。该案涉及的权利要求34同样为一种多主体实施方法权利要求。


权利要求34. 一种内容传送方法,包括:


通过与内容提供商域不同的域管理的内容服务器网络分发一组网页,其中将内容服务器网络组织为一组区域;


对于通常从内容提供商域供应的给定网页,标记网页的至少某些嵌入对象,从而对象的请求被指向到代替内容提供商域的域;


响应该网页的嵌入对象的客户机请求:


作为客户机的位置的函数,来指向客户机请求,其中该函数使得该请求和当前因特网通信条件适合于标识给定区域;和


客户机返回很可能寄存嵌入对象且不过载的给定区域内的内容服务器中给定的一个的IP地址。[4](引用中国同族CN 1197027 C的翻译)


图片2.png


(图注:主机36组成主服务器网)


该权利要求的实施场景为:


互联网上的用户通常会在一个服务器上(Web站点)提取HTML文档以及嵌入在文档中的对象(例如图表、音视频文件等),Web站点会将其内容在网络中建立多个镜像站点来满足不同区域中用户访问的需求。为了降低成本,高效及智能化的提供数据服务,Akamai专利的权利要求描述了一种利用分布式网络提供网页内容的工作方式。Web页的基本HTML文档部分从内容提供者的站点供应,而该页的一个或多个嵌入对象从主服务器网络供应,这个主服务器网络中选取的用来提供嵌入对象的主机最好靠近客户机。内容提供者站点执行重写嵌入URL的脚本,将嵌入对象的URL地址由内容给提供者站点修改为主服务器网络中的主机(对应于权利要求中的“标记”步骤),用户在访问内容提供者站点的网页时,按照修改后的URL地址从主服务器网络中的主机处下载嵌入对象。通过这样的网络设置,内容提供者将嵌入对象分布在离用户最近的主机上,并还能够实现高效和智能的数据复制处理。


Limelight也是一家全局CDN(内容分发网络)服务提供商,成立于2001年,总部位于亚利桑那州,2006年6月,MIT与Akamai共同向马萨诸塞州地方法院起诉Limelight。


CAFC判决确认的侵权事实为:Limelight的客户(而非Limelight)在权利要求的方法中实施了“标记”和“服务”步骤,例如对于’703专利的权利要求34,Limelight完成了除了“标记”步骤以外的每个步骤,其中Limelight的客户标记了由Limelight的内容分发网络控制和发送的内容。[5]


在2015年8月的全席判决中, CAFC认为,Akamai展现的事实构成了足够的证据,陪审团以此认定Limelight指导或控制其客户实施剩余的方法步骤。因此,足够的证据支持陪审团的判决,即权利要求的所有步骤均由Limelight执行或可归责于Limelight。Limelight构成直接侵权。


2016年7月1日,马萨诸塞州地方法院据此公布了判决结果,Limelight构成侵权并向Akamai支付巨额赔偿。


二、 中国的司法实践


(一)握奇诉恒宝案


握奇公司在2015年2月向恒宝公司发起专利侵权诉讼,指控被告恒宝公司侵犯了其享有的专利号为ZL200510105502.1,名称为“一种物理认证方法及一种电子装置”发明专利。原告的诉讼请求包括,被告恒宝公司使用该被诉侵权产品进行网上银行转账交易涉及的物理认证方法还落入了专利权利要求1的保护范围,构成方法侵权。涉案权利要求1为一种多主体实施的方法权利要求。


权利要求1:“一种物理认证方法,适用于网络环境下的客户端通过电子装置执行操作命令的系统,其特征在于,设置操作命令与物理认证方式的对应关系,当进行安全运算操作时,包括以下步骤:

S1、客户端向电子装置发送进行安全运算操作的第一操作命令;

S2、系统查询所述的操作命令与物理认证方式的对应关系,获知所述第一操作命令对应的第一物理认证方式;

S3、用户向设置于电子装置上的对应于所述第一物理认证方式的物理认证执行机构发起第一物理认证操作,如果第一物理认证操作通过,表明客户端发送的第一操作命令为该用户所认可的,进入步骤S4,否则,结束流程;

S4、电子装置执行所述第一操作命令。”[6]


该权利要求技术方案的实施场景为:


用户在客户端上,例如台式机或者笔记本电脑,通过网上银行从自己的账户进行转账到其他账号。具体操作可以为:首先,用户通过物理认证装置(即权利要求中的“电子装置”)在客户端上登陆网上银行服务,然后,客户端将转账申请上传网上银行服务器,网上银行服务器根据用户的申请,生成此次网上交易的关键数据,并将这些关键数据回送客户端,要求用户对这些关键数据进行数字签名确认。接下来,客户端向物理认证装置发送命令,用户根据客户端或者物理认证装置给出的提示信息,在物理认证装置上进行物理认证操作,物理认证装置确认操作有效后,进行数字签名运算,并将运算结果反馈个客户端,最后客户端将得到的数字签名上传给网上银行服务器,网上银行服务器验证数字签名数据合法后,完成转账交易。


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被告恒宝公司成立于1996年,经营范围包括制图纸、IC卡读写机具、电子信息设备及产品、办公自动化设备及产品的开发、制造,承接各类信息系统集成工程及技术服务等。USBKey产品是该公司的主要产品之一。被告将USBkey产品制造完成后,销售给各类银行、信用社等金融机构,该类USBkey产品由银行再次出售给消费者用于网上银行转账使用。


对于被告恒宝公司是否构成中国专利法第十一条所指使用他人专利方法的问题,一审法院认定:权利要求中的大部分特征均是电子装置的制造者实现预设好的,其中的步骤S3记载 “用户向设置于电子装置上的对应于所述第一物理认证方式的物理认证执行机构发起第一物理认证操作”,该步骤虽然表明是用户参与了方法的实施,但是该步骤仍然是由电子装置的制造者预先设置的,而且 ,该操作必须符合一定的条件,流程才能继续进行。虽然用户参与了个别步骤,但也是在电子装置制造者预先设置的操作步骤环境下进行的,用户并不能参与或改变后台程序内容,由此看,该电子装置的制造者显然是该认证方法技术方案的实施者。[7]


(二)西电捷通诉索尼案


西电捷通公司向索尼中国公司于2015年提起专利侵权诉讼,指控索尼中国侵犯了其名称为 “一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”、专利号为ZL02139508.X的发明专利。此案经历两审程序,二审法院于2018年3月作出生效判决。涉案权利要求1为一种多主体实施方法权利要求。


权利要求1为:一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法,其特征在于,接入认证过程包括如下步骤:

步骤一,移动终端MT将移动终端MT的证书发往无线接入点AP提出接入认证请求;

步骤二,无线接入点AP将移动终端MT证书与无线接入点AP证书发往认证服务器AS提出证书认证请求;

步骤三,认证服务器AS对无线接入点AP以及移动终端MT的证书进行认证;

步骤四,认证服务器AS将对无线接入点AP的认证结果以及将对移动终端MT的认证结果通过证书认证响应发给无线接入点AP,执行步骤五;若移动终端MT认证未通过,无线接入点AP拒绝移动终端MT接入;

步骤五,无线接入点AP将无线接入点AP证书认证结果以及移动终端MT证书认证结果通过接入认证响应返回给移动终端MT;

步骤六,移动终端MT对接收到的无线接入点AP证书认证结果进行判断;若无线接入点AP认证通过,执行步骤七;否则,移动终端MT拒绝登录至无线接入点AP;

步骤七,移动终端MT与无线接入点AP之间的接入认证过程完成,双方开始进行通信。”[8]


该权利要求的实施场景为:


该技术方案涉及一种无效局域网终端和接入设备之间经过认证服务器进行双向认证的安全接入。其主要由移动终端MT(例如手机、笔记本电脑等)、无线接入点AP(例如可实现无线接入的接入产品)以及无线接入服务器WAS。简单来将,权利要求要求保护的一种接入认证方法,整个接入认证过程包含认证服务器AS的认证过程、无线接入点AP处的验证过程、以及移动终端MT处的验证过程、在三方认证均验证完成后,移动终端MT与无线接入点AP建立通信连接。


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二审法院认为:索尼中国公司在其被诉侵权产品的生产制造过程中实施了涉案专利,侵犯了西电捷通公司的涉案专利。


关于索尼公司的行为是否构成帮助侵权,法院认为,涉案专利系方法专利,除需要在移动终端内置WAPI功能模块外,还需要AP和AS两个设备共同作用。由此可见,涉案专利系典型的“多主体实施”的方法专利,该技术方案在实施过程中需要多个主体参与,多个主体共同或交互作用方可完整实施专利技术方案。本案中,由于索尼中国公司仅提供内置WAPI功能模块的移动终端,并未提供AP和AS两个设备,而移动终端MT与无线接入点AP及认证服务器AS系三元对等安全架构,移动终端MT与无线接入点AP及认证服务器WAS交互使用才可以实施涉案专利。因此,本案中,包括个人用户在内的任何实施人均不能独自完整实施涉案专利。同时,也不存在单一行为人指导或控制其他行为人的实施行为,或多个行为人共同协调实施涉案专利的情形。在没有直接实施人的前提下,仅认定其中一个