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美国专利商标局变更专利局审判权利要求解释标准

2018-11-09 15:09 · 作者:闻宁阁   阅读:802

 作 者 


闻宁阁(Aaron Wininger)

美国博钦律师事务所(Perkins Coie LLP)

北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑


2018年11月13日起,美国专利商标局将在双方复审、授权后复审和涵盖商业方法复审(在美国专利商标局挑战专利的三种途径)中变更其权利要求解释标准,以与联邦法院标准保持一致。这种变更不具有追溯力,只适用于在生效日期或其后提交的请求。该变更取代了目前最宽合理解释(BRI)权利要求解释标准与菲利普斯(Phillips)标准,这将要求专利审判和上诉委员会(PTAB)“根据由本领域普通技术人员所理解的该类权利要求的一般和习惯含义,以及与该专利有关的申请历史”来解释未到期和被提议的权利要求。此外,这一变更还要求美国专利商标局考虑联邦法院和/或国际贸易委员会在先提出的权利要求解释裁决。


通常,被告在联邦法院主张较窄的权利要求解释,以避免侵权,并在美国专利商标局主张较宽的权利要求解释以无效专利权利要求。由于各场合的标准不同,被告能够以不同的方式提出主张,但在这项变更生效后,被告可能无法采取不一致的立场。


变更生效后,由于PTAB将考量法院等其他场合作出的裁决,以使得权利要求条款的含义不需要被再次争讼,所以该变更有望加快审理速度。此外,由于使用同样的标准,PTAB和联邦法院之间的裁决或将更加一致。然而,这一变更可能使得在美国发明法案(AIA)的审判中挑战专利变得更加困难,因为BRI比菲利普斯标准更宽泛,这使得请求人能够找到更多的现有技术来使权利要求无效。因此,在新标准生效之前,专利局可能会迎来双方复审等程序的扎堆申请。


需要注意的是,对于专利申请,美国专利商标局将延用BRI标准进行审查,这在短期内不大可能改变。而在复审阶段改为菲利普斯标准,从而使所有场合适用一致,可能导致更多更宽范围的专利。

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    ——北京达晓律师事务所管理合伙人林蔚
  • 拍案说法 | 特许人的信息披露义务不应指向社会常识等公知信息

    特许经营合同纠纷案件中,被特许人是否可基于特许人未披露相关信息获得合同解除权,不但要从该信息对于特许经营业务开展的重要性进行考察,还应当从该信息来源的专有性进行考察。对于可从公开渠道获得的相关信息,被特许人也应当积极获取,不应仅因特许人对该等信息未予详细披露即轻易赋予被特许人合同解除权。