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天闻说 | 说起“基础商标”延伸注册,你会想到什么?

2019-02-18 20:35 · 作者:王培慧   阅读:2447

作者 | 王培慧  上海融力天闻律师事务所


(本文系知产力获得独家首发的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)


(本文4370字,阅读约需8分钟)


写这篇文章,源于我们团队处理的一起商标无效案件。在基础商标专有权存续期间,标样相同、注册项目相同的的延伸注册商标获准注册,当基础商标到期未续展,延伸商标被提出无效,在引证商标与争议的延伸商标之间的博弈中,势必提起了基础商标。类似商标纠纷并不罕见,所以,我们我们有必要认真理一理这档子事儿~


一、基础商标延伸注册为何被频繁提出

 

在企业的品牌经营策略上,常见有“统一商标策略”,即商标的延伸注册,此举一来可以借助企业已积攒的商标信誉推出新产品或形成规模经济,无需另起炉灶从零开始;二来在满足消费者多样化需求的同时,又能够减少开支,降低产品销售成本。例如青岛海尔集团公司最初以生产电冰箱闻名,后来兼并了一个空调厂,推出“海尔牌”空调器,凭借这块牌子,海尔空调迅速地占领了国内市场;又如,江苏康博集团原来是生产“波司登”羽绒服的厂家,在“波司登”扬名后,该集团便相继推出了“波司登”牌运动鞋、牛仔裤、衬衫等系列产品。

 

然而,“统一商标策略”的执行在商标注册申请过程中并不全是一帆风顺,在“蜘蛛王案”中(见下表),由于引证商标的存在,使得诉争商标无法在第25类的服装、领带、帽、围巾等上被核准注册。在由此而引发的商标异议复审、商标异议复审行政案件中,当事人往往会基于其所拥有的基础商标提出“基础商标延伸注册”主张。

 


商标延伸注册类型在实务中常见的有以下三种:(一)商标标样的延伸注册,即在相同商品类别上申请注册与基础商标相近似的商标。(二)商品使用范围上的延伸注册,即在类似商品范围上,申请注册与基础商标相同的商标。(三)新旧商标之间的延伸注册,即基础商标由于期满未续展或其他合法原因被注销导致注册状态中断后,在后申请注册的商标与失效的基础商标相同且核定使用在同一种商品范围。上述蜘蛛王案即属于第一种类型。

 

二、基础商标延伸注册——基于商誉延续的正当性

 

(一) 区分商誉的延续与商标的延续

 

最高人民法院在“蜘蛛王案”的裁定书中认为:应当区分商誉的延续与商标的延续。市场主体在经营过程中积累的商誉,可以一定方式在不同的商誉载体上进行转移、延续,商誉的载体包括市场主体的字号、商标、产品的包装装潢等可以区分商品或服务来源的标识。但是,市场主体以转移、延续商誉为目的的市场经营行为,并不因其目的上的正当性而当然具有结果上的合法性,仍然应当符合法律相关规定。关于商标的延续,2001年商标法第三十八条规定了注册商标的续展,除此之外,未规定其他形式的商标延续。[1]可见,最高法虽然认为“基础商标延伸注册”并无相应的法律依据,但认可了在先基础商标可以作为商誉延续的载体。这一观点和北京高院于2014年1月 22 日印发《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》(下文称《审理指南》)中的第7、8、9条并不相悖。[2]

 

商标法保护的是商标背后的凝结了创造性智力活动的商誉而非单纯的商业标记[3],虽然不同的商标专用权是相互独立的,但商标的商誉却是具有延续性的,因此不同商标之间的商誉会存在承继关系,因此需要将注册商标专用权与商誉作为不同的客体区别开来,分别加以对待。[4]基于商誉延续的正当性,也使得司法实践中“在后申请的争议商标可以基于在先基础商标获得注册”得以存在。当然,商誉延续的载体有许多,商誉延续还应注重考察商标的实际使用情况,不能机械地认定商誉之间的传导。[5]

 

(二)基础商标延伸注册争议探析

 

讨论基础商标延伸注册的合理性首先要回答两个问题:

 

其一,基础标延伸注册是否违反了商标法第31条规定的申请在先原则?笔者认为这一观点对申请在先原则的理解过于片面,在先申请原则保护的不仅是在先申请的商标本身,更应当保护凝结于在先商标上的商誉。在申请时间上,基础商标早于引证商标,引证商标早于诉争商标。如果诉争商标能够继承凝结于基础商标上的商誉,那么核准诉争商标的注册,本质上并未违反商标法规定的申请在先原则。

 

其二,基础标延伸注册是否违反了商标个案审查原则?商标个案审查原则的存在是由于前案与后案中的申请商标和引证商标,其形成时间、元素组成、显著性部分均可能存在不同,在行业特点、实际使用以及知名度等方面可能存在更大差异,此种情况下将前案的结论类比于后案,很有可能会偏离客观事实。[6]最高人民法院在既往判决中也明确了:商标注册实行个案审查制度,在其他商品上相关商标被核准注册的情况,并不是该案系争商标是否能够获得注册的法律依据。[7]在基础商标延伸注册中,对争议商标的审查看似类推适用了基础商标的显著性与知名度,实则不然,诉争商标的能够被核准注册并非由于基础商标已被核准注册,而是由于其继承了基础商标所具有的商誉,使得诉争商标本身在申请时就具备能够不与引证商标相混淆的显著性。

 

综上所述,基于商誉延续的正当性,基础商标延伸注册的存在是合理的。

 

三、基础商标延伸注册的适用规则

 

根据《审理指南》第7条的规定:商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权,其先后注册的商标之间不当然具有延续关系。那么,应当符合哪些条件,才能够主张“基础商标延伸注册”呢?笔者搜集分析了部分最高人民法院与北京高院关于“基础商标延伸注册”的既有案例,虽然对于诉争商标是否应当予以注册的结论各不相同,但是关于“基础商标延伸注册”的适用规则却保持了基本一致。

 

首先,诉争商标申请人应当是善意的。商标法第7条规定:申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。由于诉争商标的申请晚于引证商标,因此在基础商标延伸注册的适用时需要考察诉争商标申请人是否出于恶意,意图攀附引证商标的商誉。如“徽皖酒”商标之争中,最高人民法院做出的终审判决提到:结合蚌皖酒公司更改企业名称、抢先注册皖酒集团的“安徽皖酒集团”通用网址等一系列证据可以表明,蚌皖酒公司具有借用皖酒公司商誉之故意。依法不予核准该案系争商标之注册,符合我国商标法关于申请商标必须遵循的诚实信用原则,有利于规范商标注册行为、秩序。[8]又如,有学者评述 “康王案”[9],认为涉案两公司有过商标纠纷,为同行业企业,诉争商标申请人在明知引证商标具有巨大商誉和市场影响力,诉争商标确有可能造成消费者的混淆误认的情况下,仍执意申请的行为难称善意正当,以经营扩张作为由并无法改变其攀附引证商标声誉的意图。[10]

 

其次,诉争商标的核准注册应当不会使相关公众产生混淆误认。这实质上是基础商标与引证商标所盛载的商誉的博弈,如基础商标经过持续使用已经积累了较高的知名度,相关公众能够将诉争商标与基础商标联系在一起,并认为使用两商标的商品均来自同一商标注册人或与其存在特定联系,则诉争商标可基于基础商标延伸获得注册,而最高院在“花图形”商标案中也早就确定了这一标准,认为:博内特里公司的基础注册商标是 1994 年申请的“花图形”商标,该基础商标早在引证商标注册前就已在中国大陆得到广泛的商业使用,并在服饰领域拥有较高的知名度,相关公众已经将“花图形”等标识与博内特里公司之间建立了特定的联系。[11]反之,如果在基础商标申请后,诉争商标注册前,引证商标权利人对引证商标进行了持续的宣传和使用,使得引证商标具有稳定的知名度和显著性,则会使相关公众更容易将诉争商标与引证商标相混淆,阻却基础商标权利人主张基础商标延伸注册。引证商标对于诉争商标与基础商标之间特定联系的阻断,应当综合考虑引证商标本身的合法性,引证商标与在后商标的近似度是否高于基础商标与诉争商标的近似度,以及引证商标持续使用和商誉情况等各种因素。[12]如在“蜘蛛王案”中,诉争商标申请人并未提供任何证据证明其注册的基础商标通过使用已经积累的一定的商誉,且诉争商标与基础商标的相似度也不及诉争商标与引证商标的相似度,其关于“基础商标延伸注册”的主张自然得不到支持。

 

最后,正如最高人民法院在“徽皖酒王案”判决书中的论述:现行商标法的法条及理论均没有“基础商标”的概念。所谓的“基础商标延伸理论”不能取代“整体判断商标标识、审查混淆可能性”这一近似性判断的基本原则。[13]同样的,如“泸州老窖案”中,诉争商标为“申请人的驰名基础商标+与引证商标相同的商标”,法院在判定诉争商标与引证商标是否构成近似商标时,并未由于诉争商标包含了驰名基础商标就草率地适用基础商标延伸注册,而是从商标的构成、显著识别部分、整体结构及视觉效果上进行综合判断,得出诉争商标使相关公众对商品来源产生混淆误认的结论。[14]此外,“泸州老窖案”亦明确了知名品牌商誉的延续,应保留在为之付出市场努力的知名品牌原有市场范围内,如果轻易适用基础商标延伸注册,使得“申请人的驰名基础商标+与引证商标相同的商标”这样的诉争商标获得注册,将容易使经营实力较弱的初创品牌被不正当地排挤出市场,这并非商誉延续的初衷所在,亦有悖公平竞争的市场规则。[15]

 

四、结论

 

基础商标延伸注册的背后是企业实施品牌延伸策略的需要,基于商誉延续的正当性,基础商标延伸注册有其存在的合理性。司法实践中应当坚持商标近似性判断的基本原则——“整体判断商标标识、审查混淆可能性”,防止基础商标延伸注册适用的泛化。适用商标延伸注册,需要证明基础商标已投入使用并由于持续使用积累商誉,具有知名度和影响力,而商誉延续的条件是诉争商标和基础商标相同或近似且使用在相同或类似商品上,在此基础上结合诉争商标申请人与引证商标注册人的相互关系,判断诉争商标申请人的主观意图以及诉争商标核准注册是否足以避免相关公众对商品的来源产生混淆误认。



注释:

[1] 参见(2017)最高法行申3297号行政裁定书。

[2] 《审理指南》第七条规定:商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权,其先后注册的商标之间不当然具有延续关系。第八条规定:商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度,从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起,并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的,基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续。第九条规定:基础商标注册后、在后商标申请前,他人在同一种或者类似商品上注册与在后商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度,在基础商标未使用或者虽然使用但未产生知名度、相关公众容易将在后申请的商标与他人之前申请注册并有一定知名度的商标相混淆的情况下,在后商标申请人主张其系基础商标的延续的,不予支持。

[3] 李阁霞. 论商标与商誉[M]. 知识产权出版社, 2014.

[4] 周波.注册商标专用权的独立性与商誉的延续性[J].电子知识产权,2013(07):92-95.

[5] 孔祥俊.驰名商标司法保护的回顾与展望[J].人民司法,2013(01):52-58.

[6] 高天乐. 如何理解与适用商标个案审查原则[N]. 中国知识产权报,2017-03-24(007).

[7] 参见(2013)知行字第19号行政判决书。

[8] 参见(2016)行再39号行政判决书。

[9] 参见(2014)高行(知)终字第3266号行政判决书。

[10] 高天乐.再议“商标延续注册”的规则适用——第5940022号顺峰康王商标异议复审案评析[J].中华商标,2015(03):41-43.

[11] 参见(2012)行提字第28号行政判决书。

[12] 冯晓青.商标延伸注册法律问题探究——以“稻香村”商标行政纠纷案为例.见http://www.chinaiprlaw.cn/index.php?id=4751

[13] 参见(2016)最高法行再38号行政判决书。

[14] 参见(2016)京73行初5085号行政判决书。

[15] 史兆欢.商标标志结构对近似性及商誉延续判断的影响——评泸州老窖公司诉商标评审委员会驳回复审案[J].中华商标,2017(02):50-54.


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