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申请人承认的现有技术可用于双方复审

2019-05-08 14:07 · 作者:闻宁阁   阅读:1236

 作 者 


闻宁阁(Aaron Wininger)

Schwegman Lundberg & Woessner, P.A.

 

 翻 译 


吴 侠  超凡知识产权


在IPR2017-00126案件中,专利审判和上诉委员会(PTAB)在2019年4月4日的一项决定中认为,申请人承认的现有技术(AAPA)可用于挑战双方复审程序中的权利要求。 “...... AAPA是在专利中的承认,并且承认是可用作显而易见性证据的现有技术。”专利7,161,319的权利人承认,在'319专利的“背景技术”部分中,众所周知,在车库门操作调控中使用红外探测器来检测人的存在。 PTAB认为该APAA与其他参考文献相结合,使相关专利的几项权利要求无效。换句话说,专利所有人自己的专利是使同一专利无效的基础。


PTAB对事实和法律结论进行了以下调查:


  • 联邦巡回法院及其前身海关和专利上诉法院长期以来一直认为,专利中的承认可以被视为任何目的的现有技术,包括35 U.S.C§103条款下的显而易见证据。


  • 专利权人承认,在'319专利的“背景技术”部分中,众所周知在车库门操作调控中使用红外探测器来检测人的存在。


  • 在专利权人自己的专利中的承认,是申请人引用的证据,用以证明红外探测器在车库门调控中的在先存在和使用。


  • 这种承认完全是由专利组成的现有技术,因为承认本身是现有技术,证明承认的证据包括专利权人自己的专利。


PTAB解释说,联邦巡回法院认为AAPA可用于前AIA单方复审,尽管有证据限制,此类诉讼中的权利要求只能基于由专利或印刷出版物组成的现有技术提出质疑。虽然对于专利所有人的复审请求中确定的理由没有先例来源,但它仍然是具有说服力的来源支持我们的结论,即AAPA是35 U.S.C §311(b)条款下专利组成的现有技术。


因此,专利申请人应将其背景部分保持在最低限度。虽然申请人有义务公开已知的现有技术,但应该通过识别参考文献的信息披露声明来完成。在背景部分不应讨论现有技术,因为存在在审查期间或在之后的无效程序中它被用于对抗申请人的风险以及错误描述该技术的风险。


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