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金杜知卓 | 知识产权在科创板公司并购中的意义

2019-07-23 09:25 · 作者:陈洋 陈俊   阅读:1142

作者 | 陈洋 陈俊  金杜律师事务所


(本文系知产力获得授权的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)


(本文6349字,阅读约需13分钟)


今天,科创板正式登陆上交所,相关知识产权服务和法律问题更加凸显。今年1月30日证监会发布了《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》,该实施意见强调,在上交所新设科创板,坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合,引领中高端消费,推动质量变革、效率变革、动力变革。


随后,3月1日证监会发布实施了《科创板上市公司持续监管办法(试行)》,该办法一项重要内容为“完善重大资产重组制度”,即规定重大资产重组标的公司须符合科创板对行业、技术的要求,并与现有主业具备协同效应。这项内容意味着科创板上市公司将面临的知识产权法律风险急剧凸显。知识产权作为科创板上市公司最核心的技术资产,如何妥善运用知识产权,并在科创板上市公司重大资产并购中避免风险、获得高回报收益,将是所有科创板公司将面临的重大问题。



科创板上市公司的特点


科创板上市的公司,集中具备以下几个特征:总体上属于高新技术产业和战略性新兴产业,主要集中在新一代信息技术、生物医药和高端装备等产业;具有较强的科创属性,主要依靠核心技术开展生产经营,研发投入、研发人员数量远高于境内市场其他板块;具有良好的成长性,收入增长率较高;能够反映现阶段我国科技创新企业的技术水平,与我国现阶段的经济、科技发展水平相适应。


通俗的说,科创板上市公司具有较强的技术优势,知识产权资产是公司最为核心的资产。因此,当科创板上市公司,走向并购等知识产权交易阶段时,知识产权风险防范就起到了举足轻重的作用。



科创板上市公司并购中的

知识产权风险防范概述


科创板上市公司的经营与发展壮大,终会走向以公司并购为表象、以知识产权资产交易为核心的发展阶段。对这些公司而言,获得目标公司的技术、知识产权以及核心研发人员就是并购最终目的。因此,在对一些知识创新型公司、高新科技公司及掌握特殊制造工艺的制造公司进行并购时,知识产权风险的防范尤为重要。首先,我们应当先对公司并购的流程有一个大致的了解。


(一) 公司并购中的四大阶段


公司并购大致分为尽职调查、价值评估、签约交割和整合四个阶段。


四大阶段中,尽职调查控制着并购风险、关系着并购的成败,对于以知识产权资产为并购重心的科创板上市公司而言,知识产权尽职调查的重要性就更是不言而喻了。


(二) 科创板上市公司并购中的知识产权尽职调查的重要性


知识产权尽职调查(Intellectual Property Due Diligence)是指在对任何知识产权资产进行交易或投资之前,对该知识产权资产的状况所进行的调查和确认的一种法律活动。与一般的法律尽职调查近似,知识产权尽职调查的目的是通过调查目标公司或目标技术的相关知识产权信息并发现问题和潜在风险。


不管是在公司意欲以知识产权资产出资、以知识产权作为权利质押进行融资、实施包含知识产权资产的并购、以知识产权资产为交易标的物、以知识产权为纽带的公司合作项目(许可),抑或是想要实施一项新技术、上市一件新产品,都需要进行知识产权尽职调查。


为什么知识产权尽职调查如此重要?在诸多以知识产权为重要资产的公司进行并购之前,因为缺乏充分的尽职调查,而使公司遭受难以弥补的损失,丧失了竞争优势。


以A集团收购B公司某通信项目为例,A集团此次收购的本来目的是想要获得该通信芯片的核心技术。该通信芯片技术是由B公司通过与某公司签订交叉许可协议而获得的,但由于尽职调查的疏漏,忽略了一个至关重要的内容:B公司与某公司签订交叉许可协议的同时,双方约定不得向第三方公开该技术。因此,A集团收购了B公司的该通信研发部门,却无法获取该技术,收购的目标也随之落空。


与之相反,C公司企图并购D公司,正是因为并购前有详尽的知识产权尽职调查而避免了收购方的损失。D公司是世界上最大的某操作系统供应商,与第三方签订了大量的专利实施许可协议和交换技术协议。例如D公司就与某公司签订了在某软件技术上的协议,其中约定D公司可以获得某一产品关键技术的授权,但如果被授权方被收购,那么该授权技术不得转让。这样错综复杂的协议贯穿了D公司的几大主要产品,C公司原本打算以并购而换取技术的目标难以实现,因此该次并购在尽职调查阶段就停止了。随着经济全球化的全面渗透,中国公司实施海外并购的机会也越来越多,全面的了解目标公司、目标市场的知识产权情况,有助于我们更好地开拓市场,提升公司竞争力,降低并购风险。


知识产权尽职调查在公司生产经营活动中容易被忽视,主要原因在于:


(1)公司不了解知识产权尽职调查的内涵。公司认为知识产权尽职调查仅是简单地梳理和罗列知识产权资产,而没有认识到知识产权资产检索、确认法律状态、许可情况的重要价值;


(2)公司未认识到知识产权尽职调查的重要性。有些公司充分了解自身知识产权资产的重要性,但由于缺乏对尽职调查的了解,不知道公司在进行知识产权资产交易或者实施新技术、发布新产品前还能通过尽职调查的方式把控风险、降低损失、争取利益最大化;


(3)公司未认识到知识产权尽职调查的专业性。有的公司已经认识到对知识产权进行尽职调查的重要性,也开展了尽职调查,但是缺乏对知识产权权利复杂性、人员要求专业性的认识,没有聘请专业的人员实施知识产权尽职调查,而是把知识产权尽职调查分散到了公司普通的法律尽职调查和财务尽职调查等活动中,最终没有取得良好的调查效果。


知识产权尽职调查并不是可有可无的表面文章,对科创板上市公司而言,更是生死攸关的核心事项。并购中的知识产权尽职调查就是对并购的风险管理,因而公司有必要通过实施知识产权尽职调查来补救自己在进行知识产权资产交易等活动时的信息获知不平衡,辨明法律风险、明晰法律问题。毕竟在市场交易活动中,信息优势方就是市场竞争优势方,因此我们应当且必须给知识产权尽职调查留有一席之地。


(三) 科创板上市公司并购中的知识产权风险防范措施


想要建立科创板上市公司并购中的知识产权风险防范措施,首先应当明晰公司并购中会面临哪些知识产权风险。


1.知识产权自身的风险


(1)知识产权权属风险。也就是权利的真实性和合法性风险,即指权利人是否真实地享有权利,权利来源是否合法。权利的来源正当,权利才具备有效行使的可能,否则并购的目的可能从根本上就无法实现。


(2)知识产权有效性风险,包括权利的有效性、确定性、稳定性、完整性、可行使性风险。知识产权具有时间性,如果知识产权已经失效,或是剩余的有效期较短,并购的价值也就大打折扣。同样的,如果知识产权存在被第三人无效或撤销的事由,或是权利没有覆盖到相关的业务领域,抑或是权利无法被完整的行使,都会对实施并购的公司造成巨大的损失。


(3)知识产权价值评估风险。虽然知识产权评估一般是由评估机构进行,但由于采用的评估方法不同,评估结果易受评估者主观影响,因此不同的评估机构之间出具的结果差异大,往往不能真实反映知识产权资产的价值,这也是并购过程中时常面临的风险。


2.知识产权制度差异的风险


知识产权具有地域性,我们不仅要考察目标公司在当地有无知识产权布局,也要考量其在我国以及产品的输出国有无相应的知识产权,否则也会对并购的目的实现形成阻碍。


3.并购后知识产权整合与管理的风险


并购完成后,绝不意味着公司可以躺在权利上“睡觉”。在并购前由于两个公司之间的知识产权战略和布局不同,拥有的知识产权类型和数量也截然不同。想要让目标公司的知识产权快速地为己方创造价值,就要对整个公司的知识产权进行重新整合。放任不管或是整合不当,都会产生1+1<2的效应。


因此,若要在并购中规避知识产权所带来的风险,在日常进行完备周密的知识产权管理、在并购阶段进行充分的知识产权尽职调查必不可少。



尽职调查阶段的知识产权排查要点


 (一) 调查的相关范围


第一类是公司形象方面的知识产权,如商标、商号、商品包装等。第二类是知识创造方面的知识产权,包括发明、实用新型、外观设计、著作权、集成电路布图设计、动植物新品种权、商业秘密等。第三类是如域名这一类的其他知识产权。


(二)调查重点及步骤


1.    调查的重点


进行知识产权尽职调查绝不能如同套用公式一般的审核各项要素。因为每一项并购,都如同一件独一无二的艺术品,有着其独树一帜的风格与特点。进行知识产权尽职调查,必须要抓住目标公司知识产权的特点,才能有的放矢、有条不紊地高效实施尽职调查。


知识产权尽职调查的重点大致可分为下列五个方面:


(1)  调查并购方的目标及目标公司的业务模式


首先,我们需要把握的核心点是并购方的目标以及目标公司的业务模式。并购方的目标是资本投资技术性公司,抑或是品牌收购,这两者之间尽职调查重点就截然不同。资本投资技术性公司的知识产权尽职调查重点在于专利质量、专利数量、专利风险情况、技术诀窍、核心技术人员等方面。对于以品牌收购为目的的尽职调查而言,重点则应放在商标、商业名称等商业标识权利的合法性、有效性及稳定性上。同样的,目标公司的是高科技公司、信息数据提供商、软件公司或是拥有一定影响力的品牌日用品消费公司,都会影响调查的重心。


(2)  调查目标公司的知识产权资产状况


这一调查主要围绕知识产权的几大权利类型展开,重点调查目标公司是否拥有所有的知识产权,该知识产权是否与第三方共有、质押或要向第三方缴纳知识产权许可费等。


A.   专利


在权利表征上,我们应确认专利权的类型、专利的有效期限、专利费用缴纳情况、专利所有权的共有、专利是否被授权、标的是专利权还是专利申请权、专利的地域性,以及专利质押、查封、无效等情况。


在法律效力上,我们还需判断专利权的归属、专利权的稳定性、他人是否能对专利或科技成果提出权利主张、专利的有效期限、专利权利要求是否曾经修改、是否面临侵权诉讼风险、是否将权利许可给第三方行使、是否过去存在或现在正在进行法律纠纷等。


在技术效果上,针对专利的申请和授权,我们可以进一步审查本专利的权利要求范围、是否缺乏授权的实质条件、专利申请是否存在瑕疵、是否依赖于背景技术、是否存在回避设计等。


B.    商标


在权利表征上,我们需要调查商标注册号、商标图样、保护地域、注册类别、权利人及其变更情况、申请日、授权日、法律状态、优先权日、缴费情况、有无续展、许可情况、使用情况、商标是否注册域名等信息。


在法律效力上,我们需判断商标权的归属、商标权的稳定性、他人是否能对商标提出权利主张、商标的有效期限、是否面临侵权诉讼风险、是否将商标许可给第三方行使、是否过去存在或现在正在进行法律纠纷等。


C.   版权


我们应当排查可版权的客体,这些客体是否是职务作品、创作完成日的证明、是否进行了版权登记、版权登记号、首次公开日、版权声明、版权人等。


D.   商业秘密


目标公司的技术秘密及经营信息安全管理方式、商业秘密登记等级标识、技术诀窍的领先程度、研发投入、反向工程是否可以获取等。


(3)  调查目标公司签署的与知识产权相关的协议


我们需要审核目标公司签署的与知识产权相关的协议,包括授权许可协议、销售协议、代理协议、员工职务发明协议、职务发明人/设计人奖励报酬协议、知识产权质押贷款协议等。


针对授权许可协议,如果目标公司是许可方,则要审查其与被许可方的之间的技术许可范围、许可方式(独占、排他、普通许可)、许可条件、许可费率、担保责任以及是否有责任限制、该许可是否影响并购目的之实现。并购海外公司过程中,还要注意许可协议是否会违反垄断法的相关规定。


如果目标公司是被许可方,我们应审查许可方式(独占、排他、普通许可)、许可范围、有无分许可权、许可费用、侵权损害赔偿责任及其限制等。


(4)  调查目标公司的知识产权相关诉讼


我们需要调查近5年目标公司所有的知识产权相关诉讼,不论是作为原告、被告还是第三人,该诉讼是已经结案或是正在审理中。并不是目标公司没有相关诉讼就可以高枕无忧,也不是目标公司作为被告就会大幅掉价。尤其是当目标公司作为被告一方时,我们要分析的是被告可能承担的责任区间以及在并购完成前能否解决该纠纷。


(5)  调查当地国家的技术出口管制规定


海外并购时,切不可忽视调查当地国家的技术出口管制规定,否则将会使公司陷入不必要的纠纷中。如在美国,商务部有针对高科技产品及其技术的出口管制体系——《出口管制条例》(Export Administration Regulations,EAR),如果没有申请出口许可证,公司将可能从承担行政责任乃至刑事责任。


2.    尽职调查的步骤


知识产权尽职调查的步骤,一般可分为桌面(desktop)尽职调查阶段与实地(onsite)尽职调查阶段。桌面尽职调查阶段主要通过市场上的公开信息、目标公司提供的资料、官方信息库等收集到的信息,进行分析和研究。实地尽职调查阶段主要是到公司实地进行访谈、问询和查看,特别是要到公司的研发部门、设计部门、知识产权管理部门、法务部门等进行实地的考察和检验。


想要推动知识产权尽职调查进程,需要制定相应的调查计划,包括被调查主体对象、被调查权利对象、调查时间进度、各部门的配合义务、重点调查事项、调查团队内部人员分工以及沟通日程计划等。


在桌面尽职调查阶段,一般需要目标公司提供:公司知识产权登记清单;仍处于申请阶段的知识产权清单;许可合同、共同技术开发合同、委托合同、权利转让合同等;近五年发生的知识产权诉讼、情况、判决书以及行政机关的处罚通知书;公司关于职务发明创造的规章制度;商业秘密保护的规章制度;知识产权管理规章制度;知识产权相关部门人员名单;与知识产权相关的重要会议记录;委托的律师事务所、知识产权代理机构等顾问单位名单及相关合同。桌面尽职调查主要依赖于律师对上述资料进行书面审核,以便对目标公司的经营状况、知识产权战略布局起到一个概略性的价值判断。


实地尽职调查阶段的任务,就是对桌面尽职调查所获的信息进行证实,对知识产权现状进行确认,对目标公司的知识产权实施能力,商业秘密的保管方法进行勘验。实地尽职调查阶段的要点,就是利用实地的走访,向公司高管、法务部门人员、知识产权部门人员、科研人员进行询问,验证和补充桌面尽职调查阶段没有反映出来的信息。



结  语


公司并购是关系两个公司生存发展的重要环节,知识产权就是科创板上市公司并购的核心目标。因此,科创板上市公司要从日常经营活动中就完善知识产权布局、规范知识产权管理,在并购时聘请专业人员,把时间、精力投入到知识产权尽职调查环节中,确保知识产权在并购前后价值的稳定性,实现公司并购的目标,帮助公司实现更加快速地发展。


最后,祝愿科创板健康发展,祝愿知识产权为科创板上市公司的持续、健康、有力发展提供强有力的技术和资本支撑。


(感谢实习生张婉清对本文所做的贡献。)



相关法律法规(上滑查看更多):


《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》


《科创板上市公司持续监管办法(试行)》


《首次公开发行股票并上市管理办法》


《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资重组》


《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第42号——首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》


《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》


《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收购报告书》


《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》


《上市公司行业信息披露指引第二十二号——航空、船舶、铁路运输设备制造》


《上市公司行业信息披露指引第二十三号——医疗器械》


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